Marken werden durch § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor Verwechslungen geschützt. Diese Norm verbietet Dritten die Benutzung einer zumindest ähnlichen Marke für zumindest ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn dadurch eine Gefahr der Verwechslung hervorgerufen werden kann. Bei Verstößen gegen die Vorgaben des Verwechslungsschutzes liegt eine Markenrechtsverletzung vor. Der Verwechslungsschutz stellt den zentralen markenrechtlichen Schutztatbestand dar.

Tatbestand des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes

Eine wesentliche Funktion der Marke besteht in ihrer Unterscheidungsfunktion. Daher untersagt § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Dritten ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Der Tatbestand hat folgende Voraussetzungen:

  1. Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr
  2. Markenmäßige Benutzung eines Zeichens
  3. Fehlende Zustimmung des Markeninhabers
  4. Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit einer geschützten Marke
  5. Waren- oder Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit
  6. Verwechslungsgefahr

Begriff der Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr besteht nach EuGH und BGH dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass die Ware / Dienstleistung aus demselben oder ggf. einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt. In diesem Fall ist die Hauptfunktion der Marke in Gestalt der Herkunftsfunktion betroffen. Die Rechtsprechung arbeitet zur Ermittlung der Verwechslungsgefahr mit verschiedenen anerkannten Erfahrungssätzen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Diese werden über das europäische Verbraucherleitbild ermittelt. Es ist insoweit von einem Durchschnittsverbraucher auszugehen, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch ist.

Nach Ansicht des BGH handelt es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage. Dies führt u.a. dazu, dass es bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr nicht auf tatsächliche Verwechslungen ankommt. Diese können allenfalls als Indiz für eine Verwechslungsgefahr gewertet werden.

Elemente der Verwechslungsgefahr

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zumindest die folgenden Elemente immer zu beachten:

  • Kennzeichnungskraft des verletzten Zeichens
  • Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen
  • Ähnlichkeit der streitigen Zeichen

Zwischen diesen Kategorien besteht eine Wechselwirkung. Die Schwäche eines Elements kann durch die Stärke eines anderen Elements ausgeglichen werden. Je unterscheidungskräftiger eine Marke ist, desto größeren Abstand müssen die jüngeren Marken zu ihr halten. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen, kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Die Kennzeichnungskraft des verletzten Zeichens kann anhand von drei Kategorien "schwach", "durchschnittlich" und "stark" vorgenommen werden.

Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit kommt es nach dem BGH auf alle Faktoren an, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen, insbesondere auf die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung, ihre Eigenart (als Substitute oder Komplemente). Auch zu berücksichtigen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder sie Berührungspunkte beim Vertrieb durch dieselben Verkaufsstätten aufweisen.

Die Dienstleistungsähnlichkeit ist wegen einer Vielzahl von Fallgruppen deutlich schwieriger zu ermitteln (hilfreich dabei: Richter / Stoppel: Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen: Sammlung der Spruchpraxis ..., 14. Aufl. 2008)

Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit stellt den Schwerpunkt im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr dar. Die Rechtsprechung orientiert sich dabei am Durchschnittsverbraucher und nimmt einen Vergleich der Gesamtzeichen vor. Grundsätzlich wird man sagen können, dass eine Verwechslungsgefahr dann nicht besteht, falls eine Zeichenähnlichkeit nicht gegeben ist. Zwei gänzlich unähnliche Zeichen können nicht zu Verwechslungen führen.

Formen der Verwechslungsgefahr

Die Formen der Verwechslungsgefahr werden von den Gerichten terminologisch unterschiedlich erfasst, wobei sich der BGH zwischenzeitlich an der Terminologie des EuGH orientiert.

Der EuGH unterscheidet

  • Verwechslungsgefahr (risk of confusion)
  • Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens (risk of association).

Nach dem BGH können die folgenden Formen der Verwechslungsgefahr unterschieden werden:

Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwei Marken schriftbildlich, klanglich oder in ihrer Bedeutung direkt miteinander verwechseln und sie für Marken eines Unternehmers halten. Die Zeichenverwechslung führt hier zur Herkunftsverwechslung.  Falls die Unterschiede in den Zeichen nicht erkannt werden spricht man von einer unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn.

Beispiele: FERRÓ - Ferrero, Sherrif - Cheri (BPatG 27 W (pat) 166/72), Bogart - Bodyguard (BPatG 27 W (pat) 98/77), Jenny - Jennifer (BGH I ZR 176/89), ac-pharma - A.C.A.-Pharma (BGH I ZR 110/90), salvent - Saleventol (BGH I ZB 32/95), il Padrone - Il Portone (BGH I ZB 4/02), VARIANT - DERBIVARIANT (EuGH, T-317/03).

Werden die Unterschiede erkannt und geht der Betrachter dennoch davon aus, dass die Waren/Dienstleistungen dem Unternehmen zuzuordnen sind liegt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Der Aspekt der gedanklichen Verbindung gehört zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

Beispiel: CITY PLUS und D2 BESTCITY sowie BESTCITY PLUS

Mittelbare Verwechslungsgefahr

Daneben existiert die mittelbare Verwechslungsgefahr. Darunter zu verstehen ist vor allem die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. So sind zwei Zeichen zwar nicht unmittelbar verwechselbar, stimmen jedoch in ihrem Stamm soweit überein, dass der Verkehr darin den Stamm des Unternehmens erblickt.

Beispiel: ISOSTAR und ISOTHERM

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn der Verkehr zwar die gegebenen Unterschiede zweier Zeichen erkennt, aber von wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbundenheit der beiden Unternehmen ausgeht.

Beispiel: Der Verkehr könnte in der Marke AVIAreps wirtschaftliche Verbundenheit mit AVIA vermuten, da die Nachsilbe „reps" untergeht. So entsteht der Eindruck eines Tochterunternehmens.

Rechtsfolgen bei Verletzung / Verwechslung

Werden die Vorgaben des § 14 Abs. 2 MarkenG verletzt, stehen dem Markeninhaber gegen den Markenverletzer eine Vielzahl unterschiedlicher markenrechtlicher Ansprüche zur Verfügung. Der Markeninhaber kann insbesondere Unterlassung der identischen Markenverwendung und Schadenersatz verlangen.