BPatG: Kein Markenschutz bei Annäherung an Sachangabe, 25 W (pat) 516/10- Panprazol/Pantozol

Der Schutzumfang einer älteren Marke, der aufgrund einer deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbare Annäherung an eine einschlägige warenbeschreibende Angabe eingeschränkt ist, erfährt keine Erweiterung im Verhältnis zu jüngeren Marken, die sich an dieselbe Sachangabe annähern (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 - HEITEC).

Im Verhältnis zu Markeninhabern, die sich mit ihren Marken an warenbeschreibende Angaben annähern, kann es den Wettbewerbern nicht verwehrt werden, sich mit ihren (prioritäts-jüngeren) Kennzeichnungen an dieselben Sachangaben anzunähern (Stichwort: kein An-näherungsmonopol), wenn dies unter angemessener Berücksichtigung der älteren Markenrechte geschieht. Beim Zeichenvergleich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck wird dieser Forderung dadurch Rechnung getragen, dass den Faktoren bei der Zeichenbildung mehr (kennzeichnendes) Gewicht beigemessen wird, welche die schutzbegründende Eigenart der Marke ausmachen, die sich aus den Abweichungen gegenüber der Sachangabe ergibt.

Ausgehend davon besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der für Arzneimittel (hier: Magen-Darmtherapeutika für humanmedizinische Zwecke) registrierten Widerspruchsmarke "PANTOZOL", deren Schutzumfang wegen der deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe "Pantoprazol" eingeschränkt ist, und der jüngeren Marke "Panprazol", die sich ebenfalls an diese einschlägige Wirkstoffbezeichnung annähert.

Gründe

Die Marke Panprazol
 ist für Waren der Klasse 5 am 13. Dezember 2007 unter der Nummer 307 74 312 
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen
worden. Nach Teillöschung mit Wirkung vom 29. Mai 2008 lautet das Warenverzeichnis
wie folgt:

"Verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Magen-
Darm-Erkrankungen mit dem Wirkstoff Pantoprazol."

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, am 5. Juli 2002 in das Markenregister
unter der Nummer 302 14 878 eingetragenen Marke
PANTOZOL
Widerspruch erhoben, welche nach Teillöschung mit Wirkung vom
30. September 2002 für die folgenden Waren der Klasse 5 geschützt ist:

"Magen-Darmtherapeutika für humanmedizinische Zwecke".

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ausgenommen für die Waren
"verschreibungspflichtige Magen-Darm-Therapeutika für humanmedizinische Zwecke,
nämlich Protonenpumpenhemmer mit dem Wirkstoff Pantoprazol". Für diese
Waren hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke zugestanden.
Die Widersprechende hat hinsichtlich der Benutzung der Widerspruchsmarke
für darüber hinausgehende Waren keine Unterlagen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit
einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat auf den Widerspruch aus der Marke
302 14 878 mit Beschluss vom 24. Februar 2010 die Löschung der angegriffenen
Marke angeordnet.

Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr.
Dabei sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke auszugehen, da keine die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
in entscheidungserheblichem Umfang stärkenden oder schwächenden
Umstände ersichtlich seien. Nachdem die Markeninhaberin die Einrede
der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke beschränkt erhoben habe, und zwar
mit Ausnahme "verschreibungspflichtiger Magen-Darm-Therapeutika für humanmedizinische
Zwecke" und die Widersprechende keine weitergehenden Benutzungsunterlagen eingereicht habe, sei bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit
von den vorgenannten Waren auszugehen. Diese seien den Waren, für die die angegriffene
Marke registriert sei, sehr ähnlich.

Den demnach gebotenen strengen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene
Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. In diesem Zusammenhang
sei zu berücksichtigen, dass ungeachtet der Rezeptpflicht der registrierten
Waren die klangliche Wiedergabe und die Begegnung der Vergleichsmarken bei
Laien zu berücksichtigen sei, auch wenn der Fachverkehr stärker im Vordergrund
stehe als bei einer fehlenden Rezeptpflicht. Es müsse nämlich damit gerechnet
werden, dass z. B. ein Laie ein rezeptpflichtiges Mittel weiter empfehle. Die Vergleichsmarken
stimmten in dem ohnehin regelmäßig besonders beachteten Wortanfang
"Pan-" und der Endsilbe "-zol" überein. Diese Übereinstimmungen träten
deswegen besonders hervor, weil beide Vergleichsmarken auf diesen Silben
betont würden. Ferner sei die Silbenzahl identisch. Die Mittelsilbe "pra" der angegriffenen
Marke hebe sich, isoliert betrachtet, zwar deutlich von der Mittelsilbe "to"
der Widerspruchsmarke ab. Auch bestünden der Zeichenanfang und das
Zeichenende der Vergleichsmarken aus eher häufig verwendeten Zeichenbestandteilen.
Dennoch reichten die Ähnlichkeiten im klanglichen Gesamteindruck
aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, da der einzige Unterschied im
Wortinneren gegeben sei, die unterschiedliche Mittelsilbe zudem nicht markant
sei, die Vergleichsmarken sich regelmäßig nicht gleichzeitig gegenüberträten und
es sich um relativ lange Bezeichnungen handele, bei denen Abweichungen weniger
ins Gewicht fielen als bei kürzeren Markenwörtern.

Die Markeninhaberin macht mit ihrer gegen den vorgenannten Beschluss gerichteten
Beschwerde geltend, dass die Markenstelle die Voraussetzungen der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr nicht zutreffend beurteilt habe. Die Widerspruchsmarke
habe für ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Pantoprazol enthalte,
eine überwiegend beschreibende Bedeutung. In mehreren Entscheidungen des
Bundespatentgerichts, die Widersprüche aus der Marke "PANTO" zum Gegen-

stand gehabt hätten, sei von einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft dieser
Marke ausgegangen worden, da sie sich an die Bezeichnung des Wirkstoffs
"Pantoprazol" angelehnt habe. Dies habe der Bundesgerichtshof nicht beanstandet.
Dann müsse im vorliegenden Fall von einer noch geringeren Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, da sich diese noch stärker
an diese Wirkstoffbezeichnung anlehne und insoweit lediglich eine Silbe ausspare.
Es handele sich dabei um die typische Abwandlung einer dem Verkehr
bekannten Wirkstoffbezeichnung, die der Verkehr als solche auch erkenne. Der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei daher auf die hier nur minimale eintragungsbegründende
Eigenprägung zu beschränken. Ginge man hingegen von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, so würden
die Rechte eines jeden Konkurrenten eingeschränkt werden, Abwandlungen
von Wirkstoffbezeichnungen zu bilden. Insbesondere dürfe es Dritten nicht verwehrt
werden, ebenso wie der Widersprechende die erste und letzte Silbe der freizuhaltenden
Wirkstoffbezeichnung "Pantoprazol" zu benutzen und dabei eine andere
Zwischensilbe zu verwenden als die Widerspruchsmarke.

Im Übrigen seien im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die
Waren zu berücksichtigen, für die die Markeninhaberin eine Benutzung der Widerspruchsmarke
zugestanden habe, d. h. die Ware "verschreibungspflichtiges Magen-
Darm Therapeutikum für humanmedizinische Zwecke, nämlich Protonenpumpenhemmer
mit dem Wirkstoff Pantoprazol". Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit
wiesen die Vergleichsmarken zwar geringe, aber dennoch ausreichende Unterschiede
auf. Die Vergleichsmarken hätten voneinander abweichende Mittelsilben
("-PRA" bzw. "-TO") aus der Wirkstoffbezeichnung Pantoprazol übernommen. Diese
Silben unterschieden sich deutlich voneinander. Die mittlere Silbe "-TO" der Widerspruchsmarke
sei im Klangbild markant, da sie zu der recht ungewöhnlichen
Vokalfolge A-O-O führe, wohingegen in der angegriffenen Marke phonetisch die
Lautfolge PA-P-A im Vordergrund stehe. Hinzu komme, dass das Element "Pan"
eher häufig den Wortanfang von Arzneimitteln bilde; so seien in der "Roten Liste"
zahlreiche Arzneimittel mit der Anfangssilbe "Pan-" verzeichnet.

Der vorliegende Fall sei auch nicht mit dem der "HEITEC"-Entscheidung des BGH
zugrundeliegenden Sachlage vergleichbar. In der vorgenannten Entscheidung
hätten sich phonetisch identische Marken gegenüber gestanden, wobei dort auch
deutlich erkennbar gewesen sei, dass sich die jüngere Marke an die ältere Marke
anlehnen wollte. Hier sei aber keine (klangliche) Markenidentität gegeben, sondern
es lägen deutlich wahrnehmbare phonetische Unterschiede vor. Berücksichtige
man zudem den eingeschränkten Schutzumfang der Widerspruchsmarke,
könne Verwechslungsgefahr hier nicht bejaht werden.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 24. Februar 2010 aufzuheben und den
Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Vergleichsmarken zu Recht angenommen habe. Es sei Warenidentität gegeben.
Die Benutzung der Widerspruchsmarke könne nicht auf die Ware "verschreibungspflichtige
Magen-Darm-Therapeutika für humanmedizinische Zwecke, nämlich
Protonenpumpenhemmer mit dem Wirkstoff Pantoprazol" reduziert werden, da
gemäß der erweiterten Minimallösung bei Benutzung einer Arzneimittelspezialität
die entsprechende Hauptgruppe der "Roten Liste" zu Grunde legen sei. Auch sei
vorliegend eine Einschränkung auf eine Verschreibungspflicht nicht zulässig.

Bei der Widerspruchsmarke sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
auszugehen, da zwischen dieser und der Wirkstoffbezeichnung Pantoprazol ein
deutlicher Unterschied bestehe. Ferner sei der Widerspruchsmarke entsprechend

der OMEPRAZOC-Entscheidung des Bundesgerichtshofs eine herkunftshinweisende
Eigenart beizumessen. Zudem sei fraglich, ob der Verkehr bei der Widerspruchsmarke
eine Anlehnung an den Wirkstoff "Pantoprazol" überhaupt erkenne.
Denn es gebe noch weitere Medikamentenmarken, die mit dem Bestandteil "PANTO-"
begännen, jedoch keine Marken Darm-Therapetika seien und keine Wirkstoffe
besäßen, deren Bezeichnung den Bestandteil "PANTO-" enthalte. Zudem
würden Laien, die zu den relevanten Verkehrskreisen zu rechnen seien, das Markenwort
"Pantozol" als Kunstwort ansehen.

Die angegriffene Marke halte in dem maßgeblichen Gesamteindruck den gebotenen
Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Die Vergleichsmarken unterschieden
sich lediglich in der nicht markanten Mittelsilbe. Ferner handele es sich um
relative lange Bezeichnungen, bei denen Abweichungen weniger ins Gewicht fielen
als bei kürzeren Wörtern. Die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken würden
überwiegen und blieben auch besser im Gedächtnis als die Unterschiede. Wegen
der großen Ähnlichkeit der Zeichen bestünde zudem die Gefahr, dass die Vergleichsmarken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da der
Verkehr annehmen könnte, es handele sich um eine Zeichenserie aus gleicher betrieblicher
Herkunft.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle,
die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Gründe

Beschl. v. 17.03.2011, 25 w (pat) 516/10 - Panprazol-Pantozol

 

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