Abgrenzungsvereinbarung - typische Regelungen

Typische Regelungen einer Abgrenzungsvereinbarung sind u.a. die grundlegende Sachverhaltsbesttimmung bzw. Festlegungen zum Gegenstand der Vereinbarung, Verpflichtungen des Anmelders, Verpflichtungen des Inhabers, Löschung wegen Verfalls, Regelungen zu Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen und Lizenznehmern, zur räumlichen und zeitlichen Geltung, also dem geographischer Geltungsbereich und der Geltungsdauer sowie schließlich Fragen der Kosten.

Sachverhaltsbestimmung

In der Abgrenzungsvereinbarung muss zunächst der zugrunde liegende Sachverhalt eindeutig definiert werden. Im Fall von zwei kollidierenden Marken sollten die Marken als Gegenstand der Vereinbarung exakt bezeichnet werden. Insbesondere sind die Registernummern der Marken zu benennen. Empfehlenswert ist ferner, Registerauszüge als Anlage der Abgrenzungsvereinbarung beizufügen. 

Häufig ist der Inhaber der prioritätsälteren Marke Inhaber weiterer Marken bzw. eines größeren Markenportfolios, welche ebenfalls in Kollision zur prioritätsjüngeren Marke treten können. Diese Marken sollten ebenfalls Gegenstand Abgrenzungsvereinbarung sein und genau bezeichnet werden. 

Wie bereits erwähnt, muss das prioritätsältere Recht nicht unbedingt ein Markenrecht sein. Vielmehr ist es möglich, dass der Inhaber der prioritätsälteren Rechte seine Rechte z.B. auf ein Unternehmenskennzeichen gem. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG stützt oder Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 MarkenG in Anspruch nimmt. Diese Rechte können ebenfalls Gegenstand einer Abgrenzungsvereinbarung sein und sind dann als Gegenstand der Abgrenzungsvereinbarung genau zu bezeichnen.

Prioritätsjüngere Kennzeichenrechte können (wie häufig) aus einer Markenanmeldung resultieren. Eine Markenanmeldung ist allerdings nicht zwingend erforderlich. Vorstellbar ist auch, dass der Inhaber der prioritätsjüngeren Rechte eine Markenanmeldung (noch) nicht vorgenommen hat. So kann etwa die reine Benutzung als (Firmen-) Name oder als Domain angestrebt sein. Auch in diesen Fällen ist darauf zu achten, dass die in Frage stehende Bezeichnung sowie Form, Inhalt und Reichweite ihrer Benutzung genau definiert werden. 

Beispiel:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

1. Für den Inhaber sind die folgenden Marken eingetragen:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Priorität: [Datum]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 2]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Priorität: [Datum]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

[ggf. weitere Marken...]

Registerauszüge sind als Anlage 1 beigefügt.

 

2. Der Anmelder beansprucht die folgenden Marken:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Anmeldedatum: [Datum der Markenanmeldung]

Eintragungsdatum: [Datum der Markeneintragung]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Ein Registerauszug ist als Anlage 2 beigefügt.

Verpflichtungen des Anmelders

Der Anmelder oder Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichens ist häufig in der schwächeren Verhandlungsposition. Er trägt das Risiko des umfassenden Verlustes seiner Kennzeichenrechte schon allein aufgrund der Priorität, falls der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens aus diesem gegen das prioritätsjüngere Kennzeichen vorgeht. Er wird deshalb Verpflichtungen unterschiedlichen Umfangs akzeptieren, welche auf eine Beschränkung des prioritätsjüngeren Kennzeichens hinauslaufen. 

Zunächst ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu nennen. Der Anmelder verzichtet gegenüber dem Markenregister ganz oder teilweise auf einzelne Markenklassen oder Beschreibungen. Bei der Vertragsgestaltung erscheint eine positive Formulierung der verbleibenden Klassen vorzugswürdig mit gleichzeitigen (klarstellenden) Verzicht auf alle weiteren Klassen.

Ergänzend sollte eine Regelung für etwaige zukünftige Markenanmeldungen des Inhabers der prioritätsjüngeren Rechte aufgenommen werden. Klarzustellen ist insoweit, dass auch diese der Abgrenzungsvereinbarung unterfallen und nur im abgestimmten Umfang erfolgen dürfen. 

Soweit in der Formulierung des Vertragstextes auf „verwechselbar ähnliche Bestandteile“ abgestellt wird, oder eine vergleichbare Formulierung verwendet wird, erweitert diese den Anwendungsbereich der Abgrenzungsvereinbarung zugunsten des Inhabers der prioritätsälteren Rechte. Mit dieser Formulierung verpflichtet sich der Anmelder, sowohl identische Zeichen als auch zu den vertragsgegenständlichen Zeichen verwechselbar ähnliche Zeichen nur im vertraglichen Rahmen anzumelden und zu benutzen. Da der Altinhaber allerdings auch in Bezug auf solche verwechselbar ähnlichen Bezeichnungen ggf. einen Unterlassungsanspruch hat, empfiehlt es sich, die Klausel entsprechend zu formulieren, nicht zuletzt, um Unklarheiten zu vermeiden.

Schließlich können Regelungen berücksichtigt werden, mit welchen sich der Anmelder verpflichtet, seinerseits nicht gegen den Inhaber der prioritätsälteren Rechte vorzugehen. Neben dem Verzicht auf eine Löschungsklage kann dabei auch Berücksichtigung finden, dass der Inhaber der prioritätsälteren Rechte möglicherweise zukünftig sein Markenportfolio erweitern und hierbei Neueintragungen vornehmen möchte, welche Auswirkung auf die mit der Abgrenzungsvereinbarung geregelten Markenkonstellation haben kann. Hierbei kann sich der Anmelder verpflichten, aus seiner Eintragung nicht gegen bestehende Eintragungen oder etwaige Neueintragungen des Altinhabers vorzugehen (Vorrechtsvereinbarung). Nichtangriffsverpflichtungen und Vorrechtsvereinbarungen sind für den jeweiligen Einzelfall kritisch unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Jedenfalls ein Verzicht auf die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse sollte bei der Vertragsgestaltung ggf. vermieden werden, da entsprechende Klauseln kartellrechtswidrig sein können.[1]

Neueintragungen des (bisherigen) Altinhabers wären dann prioritätsjünger als die Kennzeichenrechte des (derzeit noch) prioritätsjüngeren Anmelders. Sollte tatsächlich eine Verwechslungsgefahr bestehen, könnte der neueintragende Anmelder grundsätzlich gegen (weitere, noch spätere) Neuanmeldungen des Altinhabers Widerspruch einlegen. Dies gilt es mit der genannten Regelung zu verhindern. Den größtmöglichen Spielraum erhält der Altinhaber dabei dadurch, dass er auch zu seinen Zeichen verwechselbar ähnliche Bezeichnungen neu anmelden bzw. eintragen darf und nur die Anmeldung bzw. Eintragung identischer Zeichen verboten wird.

Beispiel:

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

1. Der Anmelder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen beschränken und die aus dieser Anmeldung resultierende Marke nur für diese Waren und Dienstleistungen benutzen: 

[Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung] 

[Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung] 

[…] 

2. Der Anmelder verpflichtet sich, alle weiteren, über die vorgenannten      Waren/Dienstleistungen hinausgehenden Waren und Dienstleistungen aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der in § 1 wiedergegebenen Marken zu streichen. 

3. Der Anmelder verpflichtet sich, weitere oder zukünftige Marken und/oder Unternehmenskennzeichen und/oder Domainnamen oder sonstige Kennzeichnen mit den in § 1 genannten Bestandteilen der Marke des Inhabers oder hierzu verwechselbar ähnliche Bezeichnungen nur unter den in den Absätzen (1) und (2) genannten Voraussetzungen zu benutzen und/oder neu anzumelden. 

4. Der Anmelder verpflichtet sich, weder aus der Eintragung noch aus der Benutzung seiner in § 1 genannten Marken Rechte gegen die Marken des Inhabers herzuleiten. Insbesondere wird der Anmelder Neueintragungen der Marke oder sonstige Kennzeichen des Inhabers und Eintragungen ähnlicher Marken dulden, mit Ausnahme solcher Marken, die mit der angemeldeten Marke identisch sind. 

Verpflichtungen des Inhabers

Spiegelbildlich zur regelmäßig schwächeren Verhandlungsposition des Anmelders hat der Inhaber der prioritätsälteren Rechte häufig die stärkere Verhandlungsposition. Allerdings wird auch der Altinhaber gewisse Zugeständnisse machen, damit es überhaupt zu einem Vertragsschluss kommen kann.

Die zentrale Verpflichtung des Inhabers der prioritätsälteren Rechte besteht darin, die Anmeldung oder Eintragung seines Vertragspartners im abgestimmten, regelmäßig eingeschränkten Umfang zu akzeptieren. 

Falls bereits (fristwahrend) Widerspruch gegen eine Markenanmeldung eingelegt wurde, verpflichtet sich der Altinhaber zudem zur Rücknahme des Widerspruchs.

Auch der Markeninhaber mit prioritätsälteren Rechten kann sich im Einzelfall Einschränkungen in Bezug auf sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und/oder die Benutzung seines Zeichens unterwerfen. Er wird vor allem dann entsprechende Verpflichtungen eingehen, wenn die relevanten Sachverhalte komplex sind und/oder die Rechtslage nicht eindeutig ist und er als Markeninhaber ein langwieriges Widerspruchsverfahren oder das Risiko eines Rechtsstreits nicht eingehen möchte. Eine Möglichkeit besteht darin, sich gegenüber dem Inhaber der jüngeren Marke zu verpflichten, die ältere Marke nicht für solche Waren- und Dienstleistungen zu benutzen, für welche die jüngere Marke gemäß der Abgrenzungsvereinbarung benutzt werden darf.[2]

Beispiel:

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

1. Der Inhaber verpflichtet sich, die Benutzung, Registrierung und/oder Neuanmeldung der in § 1 genannten Bezeichnung durch den Anmelder in dem in § 2 beschriebenen Umfang zu dulden und insoweit keine Rechte gegen den Anmelder herzuleiten, insbesondere keinen Widerspruch zu erheben, sollte der Anmelder die genannte Bezeichnung unter den genannten Voraussetzungen benutzen, registrieren oder neu anmelden. 

2. Falls bereits ein Widerspruch erfolgt ist, wird der Inhaber seinen Widerspruch gegen die Marken des Anmelders gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises über die erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wie in § 2 genannt zurücknehmen. 

Rechtsnachfolge, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

Die Abgrenzungsvereinbarung begründet nur schuldrechtliche Pflichten zwischen den Vertragsparteien. Wird ein von der Abgrenzungsvereinbarung betroffenes Recht später rechtsgeschäftlich oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen z.B. gem. §§ 30 Abs. 5, 27 MarkenG übertragen, gehen die schuldrechtlichen Verpflichtungen aus der Abgrenzungsvereinbarung nicht ohne weiteres auf den Rechtsnachfolger über[3]. Vor diesem Hintergrund sollte die Abgrenzungsvereinbarung eine allgemeine Rechtsnachfolgeklausel enthalten. Mit dieser werden beide Parteien verpflichtet, die Regelungen der Abgrenzungsvereinbarung auch Ihren Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.

In bestimmten Fällen kann sich ein Übergang der Pflichten aus der Abgrenzungsvereinbarung auch aus gesetzlichen Regelungen ergeben. Dies betrifft insbesondere die handelsrechtlichen Vorschriften der aus §§ 25, 26, 27, 28 HGB bei Firmenfortführung, Geschäftsfortführung durch den Erben oder des Eintritts in ein Geschäft eines Einzelkaufmanns.

Sinnvoll kann daneben bei Bedarf eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Abgrenzungsvereinbarung auf verbundene Unternehmen sein. Ein Verweis auf § 15 AktG definiert dabei, welche Unternehmen unter den Begriff des „verbundenen Unternehmens“ fallen sollen. 

Lizenznehmer sollten ebenfalls in den Anwendungsbereich einbezogen werden. Nachdem dies generell unmittelbar zu Lasten Dritter nicht erfolgen kann, ist auch insoweit eine Verpflichtung der Vertragsparteien zu formulieren, wonach diese den Vertragsinhalt der Abgrenzungsvereinbarung ihrerseits ihren Lizenznehmern aufzuerlegen haben.

Um sicherzustellen, dass die jeweilige Vertragspartei für deren Handeln haftet, sollte schließlich geregelt werden, dass den Parteien die Handlungen ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften bzw. Lizenznehmer zugerechnet werden. 

Beispiel:

§ 5 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

1. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den Rechtsnachfolgern der Vertragsparteien zu. Die Vertragsparteien werden die Verpflichtungen unter dieser Abgrenzungsvereinbarung ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern auferlegen. 

2. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den mit den Vertragsparteien verbundenen Unternehmen im Sinne des deutschen Aktienrechts (§ 15 AktienG) zu. Sollte eine Vertragspartei Mitsprachemöglichkeiten bei jeweils verbundenen Unternehmen im Sinne des deutschen Aktienrechts besitzen, die identische oder ähnliche Marke für dieselben oder gleichartige Waren eingetragen haben und/oder benutzen, wird sie versuchen, deren Zustimmung zur Eintragung und Benutzung der entgegenstehenden Marke nach den Bestimmungen dieser Abgrenzungsvereinbarung zu erlangen. 

3. Außerdem werden die Parteien Lizenznehmern, die identische oder verwechselbar ähnliche Marken oder andere Kennzeichen für dieselben oder gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, registriert haben und/oder benutzen, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag für die Dauer ihrer Lizenznehmerstellung auferlegen. 

4. Den Parteien sind Handlungen ihrer Tochtergesellschaften und Lizenznehmer zuzurechnen.

Räumliche und zeitliche Geltung

Das Vertragsgebiet sollte möglichst genau bestimmt sein, um einen Verstoß gegen Kartellrecht wegen unzulässiger Gebietsaufteilung zu vermeiden.

Soweit der Prioritätsjüngere im Ausland über ältere Rechte verfügt oder diese erst erwirbt ist zu regeln, welche Rechte dem Altinhaber zustehen. Regelmäßig sollte ihm die Möglichkeit einer Markeneintragung der im Inland bzw. im Vertragsgebiet prioritätsälteren Rechte auch im Ausland ermöglicht werden.

Die zeitliche Geltung kann beliebig gestaltet werden. Regelmäßig dürfte eine parallel zu den geregelten Kennzeichenrechten laufende Vertragslaufzeit sinnvoll sein, damit der zugrundeliegende Konflikt nicht nach Vertragsablauf bei fortbestehenden Kennzeichenrechten wiederauflebt.

Beispiel:

§ 6 Geographischer Geltungsbereich

1. Diese Vereinbarung gilt in all denjenigen Ländern, in denen sich derzeit oder zukünftig die Rechte der Parteien an den in 149genannten Kennzeichen der gegenüberstehen. 

2. In Ländern, in denen dem Anmelder ältere Rechte zustehen oder von diesem erworben werden, wird der Anmelder dem Inhaber die Eintragung und Benutzung der in 149 genannten Marken des Inhabers gestatten. 

3. Im Fall von Neuregistrierungen verpflichten sich die Parteien, die jeweils andere Partei auf deren Aufforderung und deren Kosten zu unterstützen, insbesondere eventuelle Zustimmungserklärungen abzugeben. Es gelten dabei die in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen. 

§ 7 Geltungsdauer

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung erlöschen zu dem Zeitpunkt, an dem die in 149 genannten Kennzeichenrechte des Inhabers vollständig erloschen sind. 

Kosten

Häufig tragen die Parteien ihre jeweiligen Kosten für den Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung selbst.

Kosten für einen ggf. eingelegten Widerspruch können individuelle verteilt werden, z.B. auch dem Prioritätsjüngerem als Veranlasser auferlegt werden.

Beispiel:

§ 8 Kosten

Die Vertragsparteien tragen ihre Kosten, einschließlich der Kosten dieser Vereinbarung, jeweils selbst. 


[1] Weitere Einzelheiten: Wolf, Maik, Markenabgrenzungsvereinbarungen, Nichtangriffsverpflichtungen und Vorrechtserklärungen, NZKart 2015, 90.

[2] Vgl. Beck'sches FB Zivil-, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Koch, 5. Aufl. 2021 *, R. II. 2. Anm. 15. m.w.N..

[3] Vgl. BGH, GRUR 1981, 591 – Gigi Modelle.

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