Nutzungsgestattung begleitende Marke - typische Regelungen

Typische Regelungen der Nutzungsgestattung einer begleitenden Marke beziehen sich u.a. auf Werbung, Zustimmungserfordernisse, Produkthaftpflicht, Verfügungen des Lizenznehmers, den Nichtangriff und die Geheimhaltung. Außerdem werden häufig, z.B. als besondere Schlussbestimmungen, Regelungen zur Rechtsnachfolge und den Folgen bei Verletzungen des Lizenzvertrags getroffen. Zudem sind Regelungen zur Rechtsnachfolge und zur Abwicklung des Lizenzvertrages nach dessen Beendigung relevant.

Übersicht

Bei der Nutzungsgestattung handelt es sich regelmäßig um einen einfachen Markenlizenzvertrag. Dieser beinhaltet häufig die Besonderheit, dass die Nutzung unentgeltlich gestattet wird. Dafür muss sich der Lizenznehmer allerdings verschiedenen Vorgaben des Lizenzgebers unterwerfen, die insbesondere bezüglich Qualitätsanforderungen oder der Gestaltung der Markennutzung strenge Vorgaben beinhalten können.

Unter Zugrundelegung der typischen Vertragsinhalte eines Markenlizenzvertrages gestalten sich die Nutzungsgestattung einer begleitenden Marke wie nachfolgend dargestellt, wobei lediglich die neuen und abweichenden Regelungen dargestellt sind. Wegen der weiteren Regelungen wird auf die anderweitigen Ausführungen verwiesen.  

Nutzungsgestattung begleitende Marke

 

Grundlagen

Die grundlegenden Regelungen der Nutzungsgestattung entsprechen im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.

Wie erwähnt erfolgt die Nutzungsgestattung allerdings überwiegend unentgeltlich. Regelungen zu Lizenzgebühren entfallen insoweit. 

Durchführung des Vertrags

Regelungen einfache Lizenz

Die Regelungen zur Durchführung der Nutzungsgestattung entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann auch insoweit verwiesen werden.

Wie erwähnt fallen bei der regelmäßig keine Lizenzgebühren an. In der Folge sind auch keine Regelungen zu Buchführung, Abrechnung und Fälligkeit erforderlich.

Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen bei der Nutzungsgestattung die Vertragsbedingungen der einfachen Lizenz.

Werbung

Begleitende Marken sind stark von Aspekten der Werbung geprägt. Vor diesem Hintergrund sollte die Verwendung der Marken im Lizenzvertrag entsprechend geregelt werden.

Zunächst empfiehlt sich eine Regelung dazu, wie die lizenzierte Marke in der Werbung des Lizenznehmers verwendet werden darf. Diese Regelungen sollten detailliert ausgearbeitet und an die Besonderheiten des jeweiligen Einsatzbereiches angepasst sein. In der Praxis werden diese Regelungen einheitlichen Richtlinien zur Markennutzung zusammengefasst, auf welche im Lizenzvertrag Bezug genommen wird und welche dem Vertrag als Anlage beigefügt werden.

Außerdem empfiehl sich, im Lizenzvertrag eine negative Abgrenzung dahingehend vorzunehmen, dass die Lizenzmarke nur als begleitende Marke verwendet werden darf und eine weitergehende, isolierte Verwendung der Marke nicht stattfinden darf.

Beispiel:

§ 7 Werbung 

1. In der Werbung darf der Lizenznehmer die Lizenzmarken nur nach Maßgabe der „Richtlinien Markennutzung“ des Lizenzgebers in der jeweils aktuellen Fassung benutzen. Er ist dabei berechtigt, den Verkehr darauf hinzuweisen, dass sein Produkt unter Verwendung des Markenprodukts des Lizenzgebers hergestellt wird.  

2. Der Lizenznehmer darf die Lizenzmarke nicht isoliert oder in einem solchen räumlichen Zusammenhang mit einer der Marken des Lizenznehmers oder Dritter benutzen, dass der Eindruck entsteht, es bestehe eine andere Verbindung zwischen dem Lizenzgeber und den Vertragsprodukten oder dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer oder einem Dritten, als die, dass die Vertragsprodukte unter Verwendung der Markenprodukte des Lizenzgebers hergestellt werden. 

Zustimmungserfordernisse

Als eigenständige Kontrollmöglichkeit können Zustimmungserfordernisse im Vertrag geregelt werden, mittels derer der Lizenzgeber die vertragskonforme Umsetzung überprüfen kann. Diese Zustimmungserfordernisse liegen letztlich im Interesse beider Vertragsparteien, insbesondere auch des Lizenznehmers. Dieser kann dadurch unnötige Marketingaufwendungen für nicht vertragskonforme Marketingmaßnahmen effektiv vermeiden.

Bei der Umsetzung der Zustimmungserfordernissen gilt es, ein ausgewogenes Maß an zustimmungspflichtigen Tätigkeitenfestzulegen. Nicht praktikabel dürfte es regelmäßig sein, jede einzelne Werbemaßnahme einem Zustimmungserfordernis zu unterwerfen.

Beispiel:

§ 8 Zustimmungserfordernisse 

1. Der Lizenznehmer wird dem Lizenzgeber rechtzeitig vor Aufnahme der Produktion von allen Verpackungen, Aufmachungen und Werbemitteln, auf denen von den Lizenzmarken Gebrauch gemacht werden soll, Muster vorlegen. 

2. Der Lizenzgeber wird die ihm vorgelegten Muster auf die Einhaltung der Bestimmungen in § 5 dieses Vertrages und der „Richtlinien Markennutzung“ des Lizenzgebers in der aktuellen Fassung überprüfen und seine Zustimmung zur Benutzung erteilen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

3. Erteilt der Lizenzgeber die Zustimmung nicht binnen zwei Wochen ab Zugang der Muster beim Lizenzgeber ausdrücklich, so gilt die Zustimmung als erteilt. 

4. Verweigert der Lizenzgeber die Zustimmung berechtigt, so darf der Lizenznehmer die jeweilige Benutzung der Lizenzmarken nicht vornehmen. Er ist berechtigt, dem Lizenzgeber weitere veränderte Muster zur Zustimmung vorzulegen.

Besondere Rechte und Pflichten

Regelungen einfache Lizenz

Die Regelungen der besonderen Rechte und Pflichten entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.

Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen bei der Nutzungsgestattung die Vertragsbedingungen der einfachen Lizenz.

Produkthaftpflicht       

Regelungen zur Produkthaftpflicht sollten eine Verpflichtung des Lizenznehmers als regelmäßig produktnähere Vertragspartei zur Freistellung des Lizenzgebers enthalten. 

Außerdem empfiehlt sich eine Verpflichtung des Lizenznehmers zum Abschluss einer ausreichenden Produkthaftpflichtversicherung Die Mindestversicherungssumme sollte betragsmäßig festgelegt und der Höhe nach an den jeweiligen Bedürfnissen des Vertragsgegenstands ausgerichtet sein.

Beispiel:

§ 10 Produkthaftpflicht 

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, den Lizenzgeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis freizustellen bzw. zu entschädigen, die auf einer Verwendung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer beruhen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Produkthaftung. 

2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, während der Laufzeit dieses Vertrages und den Zeitraum der zulässigen Verwendung der Lizenzmarken nach Beendigung dieses Vertrages eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Haftungssumme von mindestens fünf Millionen Euro zu unterhalten. 

Verfügungen Lizenznehmer   

Solange der Lizenzgeber die Lizenzmarke selbst weiterverwendet, hat er ein erhebliches Interesse daran, dass nicht Dritte im Wege der Verwertung von Sicherungsrechten Zugriff auf die Lizenzmarke bekommen. Deshalb sollte die Berechtigung des Lizenznehmers, die Marke zu verpfänden oder zum Gegenstand sonstiger dinglicher Rechte zu machen vertraglich ausgeschlossen werden. 

Bei einfachen Lizenzverträgen besteht regelmäßig die Möglichkeit, dass der Lizenzgeber die Lizenzmarke auch selbst verwendet. Daneben besteht diese Möglichkeit auch bei ausschließlichen Lizenzverträgen. Eine Nutzung betrifft hier zwar nicht den Bereich der ausschließlich lizenzierten Vertragsprodukte selbst. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass außerhalb der Vertragsgegenstände und der im ausschließlichen Lizenzvertrag vorgenommenen Beschränkungen eine weitere Nutzung der Lizenzmarke durch den Lizenzgeber selbst erfolgt, z.B. in einer anderen, nicht lizenzierten Waren- und Dienstleistungsklasse. Damit besteht auch bei ausschließlichen Lizenzverträgen ein Bedürfnis des Lizenzgebers die vorgenannten Verfügungen des Lizenzgebers zu beschränken.

Beispiel:

§ 11 Verfügungen des Lizenznehmers 

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die ihm aus diesem Vertrag zustehenden Rechte an den Lizenzmarken zu verpfänden oder zum Gegenstand sonstiger dinglicher Rechte zu machen. 

Nichtangriffsklausel

Mit einer Nichtangriffsklausel wird festgelegt, dass der Lizenznehmer den Bestand der Schutzrechte des Lizenzgebers nicht angreifen darf.

Eine Nichtangriffsklausel kann um eine Regelung erweitert werden, wonach der Lizenznehmer im Vertragsgebiet keine Marken für identische oder ähnliche Waren anmelden oder zu benutzen darf.

Nichtangriffsklauseln können je nach Ausgestaltung allerdings kartellrechtlich problematisch sein. Nichtangriffsklauseln sollten deshalb so formuliert werden, dass der Lizenzgeber jedenfalls bei Exklusiv-Verträgen ein Kündigungsrecht erhält, sofern der Lizenznehmer den Bestand der Schutzrechte angreift. Nach Art. 5 Abs. 1 lit b. TT-GVO Nr. 316/2014 wäre eine entsprechende Klausel möglich.

Beispiel:

§ 13 Nichtangriffsklausel 

1. Der Lizenzgeber ist für die Fälle, dass der Lizenznehmer aus der Benutzung der Lizenzmarken gegen den Lizenzgeber eigene Rechte aus der Marke herleitet, die Lizenzmarken selbst angreift oder Angriffe Dritter anregt oder unterstützt, zu einer fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Lizenznehmer gegen Neueintragungen der Lizenzmarken gerichtlich und außergerichtlich Maßnahmen ergreift, die zum Ziel haben, die Neueintragung zu verhindern. 

2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich ferner, im Vertragsgebiet keine Marken für identische oder ähnliche Waren anzumelden oder zu benutzen, die mit den Lizenzmarken identisch oder diesen ähnlich sind. Andernfalls wird der Lizenznehmer diese Marke unentgeltlich und unter Übernahme der Verfahrenskosten auf den Lizenzgeber übertragen. 

Geheimhaltung

Geheimhaltungsregelungen im Lizenzvertrag berücksichtigen, dass zur effektiven Vertragsdurchführung häufig sensible und geheime Informationen ausgetauscht werden müssen. Durch entsprechende Geheimhaltungsregelungen soll sichergestellt werden, dass diese sensiblen und geheimen Informationen weiter geheim bleiben und nicht über den für die Vertragsdurchführung notwendigen Umfang hinaus (missbräuchlich) genutzt werden.

Geheimhaltungsregelungen können bei Bedarf auch mit einer Vertragstrafenregelung kombiniert werden.  

Beispiel:

§ 14 Geheimhaltung 

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die ihm während der Dauer dieses Vertrages durch den Lizenzgeber zugänglich gemachten Unterlagen und Informationen über Herstellungsverfahren der Produkte geheim zu halten und sie nur für die Herstellung der unter der Vertragsmarke vertriebenen Produkte zu verwenden. Er darf die Informationen nur solchen Mitarbeitern zugänglich machen, für die die Kenntnis zur Herstellung der Produkte unumgänglich ist, und verpflichtet sich, diesen Mitarbeitern schriftlich eine auch über die Dauer ihrer Tätigkeit für den Lizenznehmer hinausgehende Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen. 

2. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind nur solche Informationen, von denen der Lizenznehmer nachweist, dass sie ihm im Zeitpunkt der Übergabe durch den Lizenzgeber bekannt oder allgemein zugänglich waren oder zu einem späteren Zeitpunkt allgemein zugänglich geworden sind. 

3. Auch nach Vertragsbeendigung hat der Lizenznehmer die ihm zur Herstellung der Produkte durch den Lizenznehmer vermittelten Kenntnisse geheim zu halten und nicht mehr zu nutzen, es sei denn, er weist nach, dass diese Kenntnisse allgemein zugänglich geworden oder ihm von dritter Seite rechtmäßig vermittelt worden sind. 

Die Geheimhaltungsregelungen können bei Bedarf auch durch eine eigenständige und vorab geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung / NDA ergänzt werden.

Externe Rechtsstreitigkeiten

Die Regelungen zu externen Rechtsstreitigkeiten entsprechen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.

Schlussbestimmungen

Regelungen einfache Lizenz

Die Schlussbestimmungen entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.

Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen die Schlussbestimmungen der einfachen Lizenz.

Rechtsnachfolger

Soweit Lizenzverträge nur schuldrechtliche Pflichten zwischen den Vertragsparteien begründen, ist eine Regelung vorzusehen, wie damit für den Fall einer später rechtsgeschäftlich oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Übertragung des betroffenes Recht umgegangen wird. Die schuldrechtlichen Verpflichtungen gehen nicht ohne weiteres auf den Rechtsnachfolger über.

Vor diesem Hintergrund sollte der Lizenzvertrag eine allgemeine Rechtsnachfolgeklausel enthalten. Mit dieser werden beide Parteien verpflichtet, die Regelungen auch Ihren Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.[11]

Beispiel:

§ 19 Rechtsnachfolger 

Die Rechte aus dieser Vereinbarung gelten auch für etwaige rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolger der Parteien. Die Parteien verpflichten sich, die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung auch ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern und den mit diesen im Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen aufzuerlegen. 

Verletzungen des Lizenzvertrages

Soweit ein Lizenzvertrag Vorgaben außerhalb des Kataloges von § 30 Abs. 2 MarkenG macht, würde ein Verstoß hiergegen nur schuldrechtliche Ansprüche auslösen. Zu beachten ist insoweit eine ggf. eingetretene Erschöpfung nach § 24 MarkenG, wenn ein Lizenznehmer mit einer bestimmten Marke gekennzeichnete Waren in den Verkehr bringt. Dies geschieht grundsätzlich mit Zustimmung des Markeninhabers. Dann kann der Lizenzgeber gegen die Abnehmer des Lizenznehmers keine markenrechtlichen Ansprüche mehr geltend machen.

Dem Lizenzgeber bleiben gegen den Lizenznehmer dann lediglich vertragliche Ansprüche, d.h.

  • Unterlassung 
  • Schadenersatz 
  • Kündigung aus wichtigem Grund

Im Lizenzvertrag kann dabei insbesondere ein Verfahren definiert werden, wie bei Pflichtverletzungen vorzugehen ist und unter welchen Voraussetzungen eine fristlose Kündigung möglich sein soll.

Beispiel:

§ 20 Verletzungen des Lizenzvertrages 

1. Falls eine der Parteien gegen eine Bestimmung dieses Markenlizenzvertrages verstößt, hat die jeweils andere Partei diese zunächst aufzufordern, die Vertragsverletzung unverzüglich zu beseitigen. Stellt die vertragsverletzende Partei das beanstandete Verhalten nicht innerhalb einer Woche ab Zugang der Aufforderung ein und erteilt der anderen Partei darüber einen geeigneten Nachweis, ist die andere Partei zur fristlosen Kündigung dieses Markenlizenzvertrages berechtigt. 

2. Ungeachtet des Rechts zur fristlosen Kündigung und anderer dem Lizenzgeber zustehender Rechte wegen Verletzungen dieses Markenlizenzvertrages kann der Lizenzgeber die Rechte aus den Lizenzmarken gegen den Lizenznehmer geltend machen, wenn dieser gegen eine der folgenden Bestimmungen dieses Markenlizenzvertrages verstößt: 

    1. Dauer der Lizenz; 
    2. von der Eintragung erfasste Form, in der die Marke benutzt werden darf; 
    3. Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde; 
    4. Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf; 
    5. Qualität der von ihm hergestellten Waren. 

3. Der Lizenznehmer verpflichtet sich zum Zweck der Erhaltung des Bekanntheitsgrads und des Ansehens der Marke, nicht an Großhändler, Einkaufskooperationen, Discounter und Versand- oder Haustürhandel betreibende Vertriebsunternehmen zu verkaufen, soweit der Lizenzgeber nicht vorher schriftlich etwas anderes genehmigt hat. Der Lizenznehmer hat alle Vorkehrungen zu treffen, um die Einhaltung dieser Bestimmung bei seinen Auslieferern und Einzelhändlern durchzusetzen. 

Abwicklung bei Vertragsbeendigung

Bei einer Beendigung des Lizenzvertrages durch Zeitablauf, ordentliche Kündigung oder außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund (welche auch bei fester Laufzeit möglich ist), sind regelmäßig noch Lizenzprodukte beim Lizenznehmer vorhanden. Dieser wird dafür häufig erhebliche Investitionen getätigt haben und möchte diese so weit wie möglich amortisieren.

Der Lizenzgeber will hingegen üblicher Weise vermeiden, dass seine Marke unbeschränkt und unbegrenzt weiter mit Produkten des Lizenzgebers verbunden ist oder alternativ Gegenstand einer Verramschung werden.

Deshalb sollten in den Lizenzvertrag Regelungen über Aufbrauchfristen für vorhandene Lagerbestände aufgenommen werden. 

Beispiel:

§ 21 Abwicklung bei Vertragsbeendigung 

1. Mit der Beendigung dieses Markenlizenzvertrages endet das Recht des Lizenznehmers, die Lizenzmarken zu benutzen. 

2. Der Lizenznehmer hat das Recht, den bei ihm noch vorhandenen Lagerbestand an Vertragsprodukten und die noch in Produktion befindlichen Vertragsprodukte im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nach den vereinbarten Vertragsbedingungen noch innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten ab Vertragsbeendigung zu vertreiben. 

Übertragung durch Benutzung erworbener Rechte

Es sind Situationen vorstellbar, in denen der Lizenznehmer aufgrund der Benutzung der Lizenzmarken im geschäftlichen Verkehr eigene Markenrechte erworben hat, da das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt hat.

Für diese Situationen regelt der Lizenzvertrag eine Pflicht des Lizenznehmers zur Übertragung der erworbenen Markenrechte an den Lizenzgeber nach Beendigung des Lizenzvertrages.

Beispiel:

§ 22 Übertragung durch Benutzung erworbener Rechte 

Sofern der Lizenznehmer aufgrund der Benutzung der Lizenzmarken im geschäftlichen Verkehr mit der Folge, dass die Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt haben, eigene Markenrechte erworben hat, ist der Lizenznehmer verpflichtet, solche durch Benutzung erworbenen Markenrechte nach Beendigung dieses Lizenzvertrages an den Lizenzgeber zu übertragen.  


[1] Fezer, Niebel, Hdb. d. Markenpraxis, 3. Aufl. 2016 *, II 1 E, Rn. 386.

[11] Vgl. auch die Ausführungen zur Abgrenzungsvereinbarung.

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