Nachträgliche Schutzerstreckung, Art. 3ter PMMA, Art. 187 UMV, § 111 MarkenG

Eine registrierte IR-Marke kann auf weitere Länder erstreckt werden, sodass sie auch in diesen Ländern des Markenabkommens oder des Protokolls Schutz genießt, Art. 3ter Abs. 2 PMMA, Art. 187 UMV, § 111 MarkenG. 

Für die nachträgliche Benennung (Subsequent Designation) gelten im Grunde die gleichen Regeln wie für die Neuanmeldung einer Marke. Auf der Homepage der WIPO steht mit der sog. e-subsequent designation ein online-Toolfür eine elektronische nachträgliche Erstreckung zur Verfügung. Die Gebührenzahlung kann dann mittels Kreditkarte erfolgen.

Die nachträgliche Erstreckung ist aber grundsätzlich erst möglich, wenn die IR-Marke bereits registriert ist, da die Registrierungsnummer im Formblatt für die nachträgliche Erstreckung anzugeben ist. Vorher könnte eine weitere IR-Marke auf der Grundlage der gleichen Basis-Marke angemeldet werden. Bei entsprechender Koordination mit dem DPMA ist es allerdings auch denkbar, dass schon vor Eintragung der IR-Marke eine nachträgliche Erstreckung beantragt wird. Dann besteht aber das Risiko eines Prioritätsverlusts, wenn die Bearbeitung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Anmeldung erfolgt.

Grundsätzlich ist für eine nachträgliche Erstreckung das amtliche Formblatt MM4 zu verwenden. Eine Einreichung direkt bei WIPO ist zulässig, kann aber auch über die Ursprungsbehörde erfolgen (vgl. Regel 24 Abs. 2a; Regel 7 Abs. 1 GemAVO). 

Es ist zu beachten, dass einige Länder sich vorbehalten haben, nur Marken zuzulassen, die nach ihrem eigenen Beitritt zum Madrider Verband bei der WIPO registriert worden sind (Art. 14 MMA/PMMA). Zu nennen sind hier Estland, Indien, Namibia, die Philippinen und die Türkei.

Eine (erneute) spätere Erstreckung ist auch möglich, wenn in dem betreffenden Land bereits eine rechtskräftige Zurückweisung einer früheren Erstreckung oder Benennung stattgefunden hat. Das frühere Verfahren muss jedoch schon abgeschlossen sein. Anderenfalls erlässt die WIPO eine Irregularity Notice, weil innerhalb derselben internationalen Registrierung dasselbe Land nicht mehrfach beansprucht werden kann. 

Die nachträgliche Erstreckung kann sich (selbstverständlich) nur auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die (noch) Gegenstand der internationalen Registrierung als solcher sind. Etwaige Beschränkungen in den einzelnen Ländern der ursprünglichen IR-Marke sind unerheblich. Auch bei der nachträglichen Erstreckung kann - im Rahmen des Hauptverzeichnisses - ein abweichendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für einzelne Länder gewählt werden.

Das nationale Amt kann eigene Gebühren für die Bearbeitung der nachträglichen Erstreckung verlangen, wenn diese bei der Ursprungsbehörde eingereicht wird. Hiervon hat das DPMA Gebrauch gemacht und Gebühren i.H.v. 120 EUR festgelegt. Beim EUIPO fallen hingegen keine Gebühren an. 

Neben einer Grundgebühr für die Bearbeitung der nachträglichen Erstreckung als solche sind dieselben Gebühren für die einzelnen Länder und zusätzlichen Klassen bei WIPO einzuzahlen wie bei einer IR-Markenanmeldung. Die Gebührenhöhe ist unabhängig von der Restdauer der Laufzeit der ursprünglichen internationalen Registrierung bis zur nächsten Erneuerung.

Wie bei der Anmeldung erhält die nachträgliche Erstreckung das Datum des Eingangs bei der Ursprungsbehörde, wenn diese den Antrag auf Erstreckung innerhalb von zwei Monaten an WIPO weiterleitet. Bei Einreichung direkt bei WIPO gilt der Eingangstag. 

In den Ländern, in denen eine nachträgliche Erstreckung wirksam wird, erhält die Marke also eine andere Priorität als in den Ländern, die schon unmittelbar mit der Anmeldung beansprucht worden sind. Allerdings hat dies keinen Einfluss auf die Berechnung der Zeiträume für die Zahlung der Erneuerungsgebühren. Diese werden einheitlich für die gesamte IR-Marke nach dem ursprünglichen Registrierungsdatum berechnet, sodass es kurz vor Ablauf der Schutzdauer ratsam sein kann, das Datum der Erstreckung auf den Tag der Erneuerung zu verschieben. Diese Möglichkeit ist im Formular MM4 ausdrücklich vorgesehen (Ziffer 7). Dann werden die Verlängerungsgebühren nur für die „alten“ Vertragsstaaten entrichtet und die nachträgliche Erstreckung wird unmittelbar mit der Erneuerung wirksam. Anderenfalls würden zunächst die vollen Gebühren für die Erstreckung fällig. Nur kurze Zeit später müssten dann zusätzlich die Erneuerungsgebühren sowohl für die „alten“ als auch für die „neuen“ Staaten in voller Höhe entrichtet werden. Allerdings hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, weil der zuständige Sachbearbeiter bei WIPO die nachträgliche Erstreckung doch sofort durchgeführt hat und dann angeblich zu geringe Verlängerungsgebühren eingezahlt worden seien.

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