Insolvenzrecht und Markenverträge

Insolvenzrechtlich problematische Fragen können bei Markenverträgen insbesondere im Zusammenhang mit Markenlizenzverträgen auftreten. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Insolvenz des Lizenznehmers und der Insolvenz des Lizenzgebers. Nachfolgend wird eine differenzierte Übersicht über die insolvenzrechtlichen Risiken gegeben. Außerdem wird der insolvenzrechtliche Rahmen dargestellt.

Übersicht

Die Risiken für die Vertragspartner gestalten sich wie folgt: 

Zur Risikominimierung sind bei der Gestaltung von Markenverträgen verschiedene Vorgaben der Insolvenzordnung von großer Bedeutung, welche getrennt nach den Perspektiven der Lizenzgeber- und der Lizenznehmerinsolvenz dargestellt werden. Vorangestellt wird eine Übersicht über den allgemeinen insolvenzrechtlichen Rahmen.

Insolvenzrechtlicher Rahmen

Laufende Markenverfahren

Die Insolvenz des Markenanmelders führt nicht zur Unterbrechung des Eintragungsverfahrens. Es handelt sich um ein einseitiges Verfahren, das nicht durch einen Antrag des Gegners fortgeführt werden kann. Daher würde die Unterbrechung häufig zum rechtlichen Stillstand führen. Fristen zur Einzahlung von Verlängerungsgebühren werden ebenfalls nicht unterbrochen.

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird der Insolvenzverwalter für die Markenanmeldung zuständig. Der Insolvenzverwalter muss daher die Markenanmeldung fortführen oder verfallen lassen. 

Demgegenüber wird bei der Eröffnung des inländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten das Widerspruchsverfahren gemäß § 240 ZPO unterbrochen. Gleiches gilt für das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren. 

Durch die (z.B. insolvenzbedingte) Auflösung einer Gesellschaft verliert diese noch nicht ohne weiteres ihre Rechts- und Beteiligungsfähigkeit, da sie als Liquidationsgesellschaft fortbestehen kann. Auch nach einer Löschung der Gesellschaft kann bei rein registerrechtlichen Vorgängen die gelöschte Gesellschaft noch als partei- und prozessfähig gelten und durch ihren früheren Gesellschafter wirksam vertreten werden.

Eintragung Insolvenzfall

Wird das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht durch ein Insolvenzverfahren erfasst, so wird dies auf Antrag des Insolvenzverwalters oder auf Ersuchen des Insolvenzgerichts in das Register eingetragen, § 29 Abs. 3 MarkenG.

Die Regelung des § 29 Abs. 3 MarkenG ist die einzige Vorschrift des Markengesetzes zu Insolvenzverfahren. Diese Regelung betrifft lediglich die Eintragung des   Insolvenzfalls in das Markenregister^[1]. Weitere insolvenzrechtliche Folgen ergeben sich hieraus nicht.

Verwaltung, Verfügung

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das Recht des Schuldners (z.B. Lizenzgeber oder Lizenznehmer), das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen gem. § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwalter über. Daraus folgt die allgemeine Zuständigkeit des Insolvenzverwalters für das Markenportfolio eines insolventen Markeninhabers / Lizenzgebers bzw. für Markenlizenzen eines insolventen Lizenznehmers. Der Insolvenzverwalter ist insoweit z.B. für die Aufrechterhaltung / Verlängerung des Markenschutzes zuständig.

Diese Zuständigkeit ist unproblematisch, solange die Schutzrechte tatsächlich zum Vermögen des insolventen Schuldners bzw. zur Insolvenzmasse gehören. Sind die Schutzrechte z.B. nach einer erfolgten Sicherungsabtretung nicht mehr Bestandteil der Insolvenzmasse, verliert der Insolvenzverwalter seine Verwaltungs- und Verfügungsrechte. Insbesondere eine Verwertung analog § 166 InsO kommt nicht in Betracht.^[8]

Erfüllung

Hauptlizenz

Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen, § 103 Abs. 1 InsO. Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen, § 103 Abs. 2 S. 1 InsO.

Lizenzverträge sind nach h.M. Dauerschuldverhältnisse und als solche üblicherweise nicht vollständig erfüllt. Deshalb hat der Insolvenzverwalter ein Wahlrecht gem. § 103 Abs. 1 InsO sowohl bei der Insolvenz des Lizenzgebers als auch bei der Insolvenz des Lizenznehmers, ob der Lizenzvertrag fortgesetzt werden soll oder nicht^[2]. Bei einer Insolvenz des Lizenznehmers kann der Insolvenzverwalter auf Erfüllung bestehen und die Lizenz weiter nutzen. Bei der Insolvenz des Lizenzgebers kann der Insolvenzverwalter die Erfüllung ablehnen und die Lizenz beenden.

Unterlizenz

Die in einem Hauptlizenzvertrag erteilte Lizenz kann ggf. weiterlizenziert werden. Der (Haupt-) Lizenznehmer erteilt dann als (Unter-) Lizenzgeber eine Unterlizenz an den (Unter-) Lizenznehmer. Aus der insolvenzrechtlichen Perspektive stellt sich dabei die Frage, wie sich die Insolvenz auf der Ebene des Hauptlizenzvertrages auf die Ebene des Unterlizenzvertrages auswirkt und insbesondere, ob sich das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO direkt oder indirekt auch auf die Unterlizenz auswirkt.

In der M2Trade-Entscheidung hat der BGH die Unterlizenz im Ergebnis als unabhängig von der Hauptlizenz betrachtet^[3]. Ein Erlöschen der Hauptlizenz hat keine Auswirkungen auf die Unterlizenz. Der BGH stellte in seiner Entscheidung klar, dass diese Grundsätze auch auf den Fall anwendbar seien, dass der Insolvenzverwalter (als Hauptlizenznehmer) von seinem Wahlrecht aus § 103 InsO Gebrauch macht, den Hauptlizenzvertrag nicht erfüllt und gleichzeitig (als Lizenzgeber) für die Unterlizenz entscheidet, diese zu erfüllen. 

Der BGH nahm in der Entscheidung eine Interessenabwägung vor, welche zu Gunsten des Unterlizenznehmers ausfiel. Nach Ansicht des BGH überwiegt in diesem Fall das Interesse des Unterlizenznehmers an dem Fortbestand der Lizenz das des Hauptlizenzgebers an einem Rückfall des Nutzungsrechts insbes. wegen der möglichen massiven wirtschaftlichen Auswirkungen für den Unterlizenznehmer und der fehlenden Einflussmöglichkeiten auf das Schicksal der Hauptlizenz.

In einer weiteren Entscheidung hat der BGH den Fortbestand der Unterlizenz trotz Erlöschen der Hauptlizenz bestätigt^[4]. Hier lag allerdings ebenfalls kein insolvenzrechtlicher Sachverhalt zu Grunde und der BGH nahm auf das Insolvenzrecht keinen Bezug.

Kündigung

Nach § 112 InsO kann ein Miet- oder Pachtverhältnis, das der Insolvenzschuldner als Mieter oder Pächter eingegangen war, vom anderen Teil nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der Miete oder Pacht, der in der Zeit vor dem Eröffnungsantrag eingetreten ist oder wegen einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners nicht gekündigt werden. 

Grundsätzlich ist § 112 InsO vertraglich nicht abdingbar, § 119 InsO. Typische Kündigungsklauseln - wie etwa: 

Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages durch den Lizenzgeber liegt insbesondere vor, wenn der Lizenznehmer insolvent wird. 

- wären unwirksam, soweit die Kündigungssperre des § 112 InsO auf Lizenzverträge anwendbar ist. 

Die Anwendbarkeit der Kündigungssperre des § 112 InsO auf Lizenzverträge ist strittig. Einerseits wird die Regelung des § 112 InsO analog auf Lizenzverträge angewendet^[5]. Andererseits wird die Auffassung vertreten, dass für markenrechtliche Lizenzverträge der Kündigungsausschluss des § 112 InsO nicht gelten soll^[6]. Der BGH hat zwar festgestellt, dass es über die Zulässigkeit solcher Lösungsrechte Streit gibt^[7] und später allgemeine Grundsätze zur Zulässigkeit insolvenzabhängiger Lösungsklauseln aufgestellt^[9], diesen grundlegenden Streit bezogen auf markenrechtliche Lizenzverträge jedoch weiterhin nicht entschieden. Allerdings besteht gerade auch unter Berücksichtigung der vom BGH aufgestellten Grundsätze sowie der vorangegangenen Rechtsprechung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass insolvenzbedingte Löschungsklauseln in den Anwendungsbereich des § 112 InsO fallen und damit unwirksam sind^[10]. Dies ist bei der Vertragsgestaltung entsprechend zu berücksichtigen. 

Anfechtung

Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind und die Insolvenzgläubiger benachteiligen, kann der Insolvenzverwalter nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 InsO anfechten, vgl. § 129 Abs. 1 InsO. Dabei handelt es sich u.a. um die folgenden im Rahmen der Vertragspraxis relevanten Konstellationen: 

• § 130 InsO: Kongruente Deckung
• § 131 InsO: Inkongruente Deckung
• § 132 InsO: Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen
• § 133 InsO: Vorsätzliche Benachteiligung
• § 134 InsO: Unentgeltliche Leistung
• § 138 InsO: Nahestehende Personen

Im Falle einer erfolgreichen Anfechtung durch den Insolvenzverwalter muss das, was durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen des Schuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben ist, zur Insolvenzmasse zurückgewährt werden, § 143 Abs. 1 S. 1 InsO. Verschenkt etwa der Markeninhaber seine Markenrechte umfassend oder erteilt er unentgeltliche Lizenzen an seiner Marke, kann der Insolvenzverwalter die jeweiligen Rechte unter den Voraussetzungen des § 134 InsO im Wege einer Anfechtung zurückfordern.

Soweit Markenverträge Regelungen enthalten, welche die Voraussetzungen der §§ 130 ff. InsO erfüllen, besteht grundsätzlich immer das Problem einer möglichen Anfechtung durch den Insolvenzverwalter. Vorstellbar ist dies etwa auch bereits bei einem erheblichen Auseinanderfallen von Leistung und Gegenleistung zum Nachteil des Insolvenzschuldners oder bei erheblicher zeitlicher Nähe des Vertragsschlusses zum Eintritt der Insolvenz. 

Unabhängig vom tatsächlichen Erfolg einer Anfechtung kann schon der Versuch einer Anfechtung durch den Insolvenzverwalter neben der damit verbundenen Rechtsunsicherheit zu einer regelmäßig nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerung bei der Durchführung des Vertrages führen. 

Unter insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten sollte die Vertragsgestaltung daher immer auch mit Blick auf etwaige Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters erfolgen und die Anfechtungsgründe nach §§ 130 ff. InsO vermieden werden. Insbesondere erhebliche Ungleichgewichte bei Leistung und Gegenleistung sollten ebenso vermieden werden wie generell zeitnahe Vertragsschlüsse vor Eintritt der Insolvenz. Erst recht sollte der Abschluss eines Markenvertrages vermieden werden, dessen primärer oder sogar alleiniger Zweck darin besteht, dem insolvenzgefährdeten Unternehmen Immaterialgüter zu entziehen und sie auf diese Weise für Dritte zu „sichern“.

Zusammenfassung

Sowohl die Insolvenz des Lizenzgebers als auch die des Lizenznehmers bergen für den jeweils anderen Vertragspartner nicht unerhebliche Risiken. Bei der Vertragsgestaltung kann versucht werden, diese Risiken einzugrenzen und zu minimieren. Eine abschließende Klärung der verschiedenen Rechtsfragen ist allerdings noch nicht erfolgt, so dass bis auf Weiteres mit verbleibenden Unsicherheiten umgegangen werden muss.

^[1] Antrag auf Eintragung unter https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf, Abruf am 11.10.2020. 

^[2] Vgl. etwa Pfaff/Osterrieth, Osterrieth, Lizenzverträge, 4. Aufl. 2018 *), Rn 708; Berger, GRUR 2013, 321, 323. A.A. Dieselhorst, CR 2010, 69, 75.

^[3] Vgl. BGH, 19.07.2012 − I ZR 70/10, GRUR 2012, 916 – M2Trade.

^[4] Vgl. BGH, 19. 07.2012 − I ZR 24/11, GRUR 2012, 914 – Take Five.

^[5] Vgl. Groß, Der Lizenzvertrag, 12. Aufl. 2020 *), Rn. 495.

^[6] Vgl. etwa Fezer, Fammler, Hdb. Markenrecht, 3. Aufl. 2016 *), II Rn. 427.

^[7]  Vgl. BGH, 17.11.2005, IX ZR 162/04, GRUR 2006, 435, Rn. 26 – Softwarenutzungsrecht.

^[8] Vgl. BGH, 27.10.2022, IX ZR 145/21.

^[9]  Vgl. BGH, 27.10.2022, IX ZR 213/21.

^[10]  So auch Wlikening / Finke, GRUR 2023, 1666, 1673.

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