Will der Anmelder die Marke gegen die vorläufige Schutzverweigerung verteidigen, ist es erforderlich, vor der Behörde des benannten Staates tätig zu werden und dort die erforderliche Stellungnahme abzugeben. Es muss das für die jeweils einschlägige Beanstandung relevante nationale Verfahren durchgeführt werden, z.B. ein Widerspruchsverfahren nach deutschem oder europäischen Recht.
Inlandsvertreter
Grundsatz
Für die Durchführung des nationalen Verfahrens ist regelmäßig die Beauftragung eines Inlandsvertreters, z.B. eines Anwalts notwendig.
Im Rahmen eines deutschen Schutzverweigerungsverfahrens muss der IR-Markeninhaber gem. § 46 MarkenV innerhalb von vier Monaten ab dem Tage der Absendung der Mitteilung über die Schutzverweigerung durch das Internationale Büro einen Inlandsvertreter zur Vertretung seiner internationalen Registrierung vor dem DPMA bestellen, um eine endgültige Schutzverweigerung für die Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. Zur Fristwahrung ist es ausreichend, dass sich der (anwaltliche) Vertreter für die IR-Marke gegenüber dem DPMA legitimiert. Nach der Legitimation werden dem Vertreter dann die Widersprüche und/oder Beanstandungen durch das DPMA unter Einräumung einer Äußerungsfrist erneut zugestellt.
Ausnahmsweise kann in geeigneten Einzelfällen, z.B. bei einfach gelagerten Anpassungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, in bestimmten Ländern auf die Beauftragung eines Inlandsvertreters verzichtet werden. Nachfolgend werden einige Konstellationen beispielhaft aufgeführt.
Ausnahmen
Änderungsvorschläge
Bei Beanstandung in Japan durch das japanische Patentamt (JPO) kann das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen auf einen Vorschlag des japanischen Prüfers unmittelbar bei der WIPO angepasst und damit die vorläufige Schutzverweigerung überwunden werden. Es empfiehlt sich, das JPO parallel zu informieren, weil sonst eine endgültige Schutzverweigerung droht, wenn WIPO die Anpassung des Verzeichnisses nicht vor Fristablauf an das JPO übermittelt.
In Südkorea praktiziert das Korean Intellectual Property Office (KIPO) ein vergleichbares Vorgehen zum Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen wie in Japan (s.o.). Auch hier kann direkt gegenüber der WIPO reagiert und das KIPO informiert werden.
Schweigen
In verschiedenen Konstellationen kann auch ein Schweigen bzw. ein Unterlassen auf Nachrichten der Markenämter die geeignete Reaktion sein. Auf die Beauftragung eines Inlandsvertreters kann auch insoweit verzichtet werden. Die folgenden Beispiele illustrieren dies:
So schlägt etwa in Singapur das Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) erforderlichenfalls eine Übersetzung für Markenteile vor, verbunden mit dem Hinweis, dass der Vorschlag bei Nichtbeantwortung innerhalb der Frist übernommen wird. Soweit der Anmelder mit dem Übersetzungsvorschlag einverstanden ist, führt das bloße Schweigen auf die Nachricht zur Eintragung gemäß Vorschlag. Die Marke erhält den vollen Schutz in Singapur mit der vorgeschlagenen Übersetzung des Begriffs.
In Israel ergeht die vorläufige Schutzverweigerung des Israeli Patent Office z.T. unter der Bedingung der Information eines konkret benannten älteren Markeninhabers. Die Begründung für die vorläufige Schutzverweigerung lautet dann z.B. „The acceptance has been stipulated by the following condition: A notification regarding the acceptance of the above mentioned application will be delivered to the owner of the application/registration xxx”. Hier muss ebenfalls nicht reagiert werden. Die Marke erhält Vollschutz. Soweit allerdings die angekündigte Information an den älteren Markeninhaber vermieden werden soll („keine schlafenden Hunde wecken“), muss auf den beantragten Markenschutz verzichtet werden.
Ähnlich zu Israel verhält es sich beim Intellectual Property Office im Vereinigten Königreich. Dort wird die Informationinsbesondere durch eine Veröffentlichung im Trade Marks Journal vorgenommen.
Bei verschiedenen Markenämter, z.B. in Dänemark (Danish Patent and Trademark Office) oder Kanada (Canadian Intellectual Property Office) erfolgen Recherchen durch die Ämter, ohne dass die älteren Markeninhaber informiert werden. Hier ist zunächst ebenfalls keine Reaktion erforderlich, da eine Eintragung erfolgen wird. Erst im Fall eines Widerspruchs ist zu reagieren und ggf. ein Inlandsvertreter zu benennen.
Direkte Korrespondenz
Bei Benennung der Schweiz können einfach gelagerte Beanstandungen durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (EIGE) häufig ohne nationale Vertreter erledigt werden.
In Österreich können deutsche Rechtsanwälte vor dem österreichischen Patentamt auftreten, wenn sie dies der Rechtsanwaltskammer[3] anzeigen.
In Norwegen besteht ggf. die Möglichkeit, auf einen vorläufigen Schutzverweigerungsbescheid des Norwegian Industrial Property Office mit Anwaltsschreiben in englischer Sprache direkt zu antworten.
[3] Formular für eine Anzeige an die RAK Wien unter https://www.rakwien.at/userfiles/file/Form%20W%2051%20Anzeige%20Einschreiten%20vor%20dem%20Oesterreichischen%20Patentamt.pdf, Abruf am 20.09.2021.
