Soweit Schutzverweigerungsgründe vorliegen könnten, erklärt die zuständige nationale Behörde nach einer ersten Prüfung zunächst die vorläufige Schutzverweigerung. Das Schutzverweigerungsverfahren beginnt entweder von Amts wegen oder auf Grund eines oder mehrerer Widersprüche. Die anschließende Prüfung der Schutzverweigerung erfolgt nach dem jeweiligen nationalen Recht.
Allgemeines
Die einzelnen Verfahrensschritte im Schutzverweigerungsverfahren gestalten sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. Insbesondere ist unterschiedlich geregelt, ob eine Veröffentlichung der Marke im nationalen Markenblatt erfolgt, oder - wie in Deutschland - die Veröffentlichung der IR-Marke in der WIPO-Gazette als ausreichend angesehen wird, um die Widerspruchsfrist in Gang zu setzen. Das EUIPO führt die für unmittelbar bei diesem Amt angemeldete Marken vorgesehene Amtsrecherche durch und übermittelt das Ergebnis, Art. 195 UMV.
Besteht die Möglichkeit, dass Schutzverweigerungsgründe vorliegen, erklärt die zuständige nationale Behörde nach einer ersten Prüfung zunächst die vorläufige Schutzverweigerung. Außerdem übermittelt die nationale Behörde die entsprechende Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung in schriftlicher oder elektronischer Form an die WIPO und setzt eine Frist an den Inhaber der IR-Marke. Dieser Schutzverweigerungsbescheid hat zunächst nur vorläufige Wirkung.
Schutzverweigerungsgründe
Die Schutzverweigerung kann gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 PMMA nur auf Gründe gestützt werden, die nach der PVÜ im Fall einer unmittelbar bei der Behörde, welche die Schutzverweigerung mitteilt, hinterlegten Marke anwendbar wären. Dies können absolute oder relative Schutzhindernisse sein wie z.B. die mangelnde Schutzfähigkeit auf Grund fehlender Unterscheidungskraft, ein Freihaltebedürfnis oder prioritätsältere kollidierende Marken.
IR-Marken werden z.B. nach deutschem Markenrecht gem. §§ 113 Abs. 1, 37 Abs. 1 MarkenG in gleicher Weise auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse geprüft wie die direkt angemeldeten nationalen Marken. Das DPMA prüft
- die Schutzfähigkeit des Zeichens als Marke, § 3 MarkenG
- das Vorliegen von absoluten Schutzhindernisse, § 8 MarkenG
- das Bestehen älterer notorisch bekannter Marken, § 10 MarkenG.
Daneben werden ggf. relative Schutzhindernisse geprüft. Dies betrifft insbesondere diejenigen Fälle, in denen das Markenamt durch einen Widerspruch Kenntnis von etwaigen Kollisionslagen erhalten hat. Gegen auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte IR-Marken kann in gleicher Weise wie gegen nationale deutsche Marken Widerspruch erhoben werden, §§ 107, 42 MarkenG. Ergänzende Bestimmungen für den Widerspruch gegen IR-Marken enthält § 114 MarkenG. Die Widerspruchsfrist beträgt drei Monate und beginnt bei IR-Marken mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat des Veröffentlichungsblattes der WIPO (WIPO-Gazette) angegeben ist, in dem die betreffende IR-Marke veröffentlicht ist.
Beispiel:
Die IR-Marke ist in der WIPO-Gazette vom 16.09.2021 veröffentlicht, beginnt die Widerspruchsfrist am 01.10.2021 und endet am 31.12.2021.
Der Widerspruch ist beim DPMA einzulegen und unterliegt im weiteren Verfahren denselben Regelungen wie ein gegen eine nationale Marke eingelegter Widerspruch.
Existieren z.B. als Ergebnis der Prüfung durch das DPMA absolute Schutzhindernisse oder hat ein Dritter Widerspruch gegen die Erstreckung einer IR-Marke auf die Bundesrepublik Deutschland eingelegt, verweigert das DPMA der IR-Marke vorläufig Schutz für die Bundesrepublik Deutschland.
Frist
Die Schutzverweigerung ist nur befristet möglich. Die Befugnis der nationalen Behörde zur Erhebung von Beanstandungen erlischt grundsätzlich 12 Monate nach Benachrichtigung über die Benennung durch WIPO. Innerhalb dieser Frist müssen alle Schutzverweigerungsgründe, sowohl absolute als auch relative Schutzhindernisse sowie erfolgreiche Widersprüche vorgebracht werden.
Durch eine Erklärung gegenüber der WIPO gem. Art. 5 Abs. 2 a, b PMMA, kann die Frist von 12 Monate auf 18 Monate verlängert werden. Außerdem kann mit der Erklärung eine Beschränkung auf lediglich die absoluten Schutzhindernisseerfolgen. Erfolgt eine entsprechende Beschränkung, dann muss die Behörde ggf. vor Ablauf der 18 Monate eine Mitteilung übersenden, dass Widersprüche noch nach Ablauf der Frist möglich sind. Die Vertragsparteien des PMMA, die von der Möglichkeit der Fristverlängerung Gebrauch gemacht haben, sind auf der Website der WIPO abrufbar.
Wenn Schutzverweigerungen erst nach Ablauf der Frist bei der WIPO eingehen, werden sie von der WIPO nicht mehr akzeptiert. Es erfolgt aber eine formlose Mitteilung an den Anmelder und das Amt des benannten Staates. Die Marke ist dann zumindest von Seiten des Amtes nicht mehr angreifbar, Art. 5 Abs. 5 PMMA. Schutzentziehungsverfahren (vergleichbar den nationalen Löschungsverfahren in dem jeweiligen Staat) auf Betreiben Dritter sind allerdings nicht ausgeschlossen.
Innerhalb der Frist von 12 bzw. 18 Monaten müssen vom Amt alle Schutzverweigerungsgründe angegeben werden. In das Verfahren später eingeführte Schutzverweigerungsgründe sind nicht mehr zu berücksichtigen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Behörde den rechtzeitig erhobenen Schutzverweigerungsgrund ausführlicher begründet und erläutert, auch nachdem die Frist zur Erhebung des Schutzverweigerungsgrundes bereits abgelaufen ist.
