Die IR-Marke ist gem. Art. 6 Abs. 2-4 PMMA für die Dauer von 5 Jahren von der Heimateintragung abhängig (Grundsatz der Akzessorietät). Wenn innerhalb dieser Frist der Schutz aus der Basismarke entfällt, geht auch der Schutz der IR-Marke verloren. Für diese Situation sieht Art. 9quinquies PMMA die Möglichkeit einer Umwandlung vor. Der Inhaber einer gelöschten IR-Marke hat dadurch die Möglichkeit, die internationale Registrierung unter Wahrung ihrer Priorität in nationale Markenanmeldungen in den Mitgliedstaaten umzuwandeln, in denen die IR Marke wirksam war. Durch eine Umwandlung gem. Art. 9quinquies PMMA erhält der Inhaber der IR-Marke die Möglichkeit, die Priorität seiner IR-Marke in den einzelnen Ländern des PMMA zu wahren.
Allgemeines
Es handelt sich bei der Umwandlung insoweit nicht um ein eigenständiges Verfahren, sondern lediglich um eine Prioritätsregelung. Die Marke wird bei der nationalen Behörde des jeweiligen Landes als „normale“ nationale Marke (neu) angemeldet. Dieser neuen Markenanmeldung wird allerdings der Prioritätstag der IR-Marke zugesprochen, wenn die nationale Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Löschung der IR-Marke durch den ehemaligen Inhaber erfolgt und die IR-Marke das entsprechende Land mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen umfasst hatte.
Einzelheiten zur Umwandlung ergeben sich aus Regel 24 AusfO. Regel 24 Abs. 7 AusfO enthält die für den Antrag zusätzlich erforderlichen Angaben. Diese betreffen die Nennung der umzuwandelnden Vertragsorganisation sowie die für den jeweils benannten Staat beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
Deutsche Marke, § 118 MarkenG
Die Umwandlung für die Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage der Art. 9quinquies PMMA ist in § 118 MarkenG geregelt.
Der Antrag auf Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung muss gem. § 118 Abs. 1 MarkenG innerhalb von drei Monaten nach Löschung der IR-Marke beim DPMA eingereicht werden. Wird diese Frist gewahrt, bestimmt sich der Zeitrang der (neuen) deutschen Marke nach der Priorität der IR-Marke.
Die Gebühr für den Umwandlungsantrag entspricht der Gebühr für eine Markenanmeldung nach § 32 Abs. 3 MarkenG.
Für die Umwandlung ist gem. §§ 118 Abs. 2 MarkenG eine Bescheinigung des Internationalen Büros erforderlich, um so dem DPMA die Prüfung der Übereinstimmung der gelöschten IR-Marke mit der angemeldeten Marke zu ermöglichen.
Außerdem muss Antragsteller gem. § 118 Abs. 3 MarkenG eine deutsche Übersetzung des relevanten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einreichen.
Der Antrag auf Umwandlung wird sodann gem. § 118 Abs. 4 MarkenG im weiteren Verfahren wie eine Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt. Eine Einschränkung besteht dabei insoweit, als dass die Marke ohne vorherige Prüfung eingetragen wird, wenn für die IR-Marke am Tage ihrer Löschung die Frist zur Verweigerung des Schutzes bereits abgelaufen war und kein Verfahren zur Schutzverweigerung oder zur nachträglichen Schutzentziehung anhängig war. Ein Widerspruch gegen die Eintragung ist in diesem Fall ausgeschlossen, § 118 Abs. 4 S. 3 MarkenG.
Unionsmarke, Art. 204 UMV
Die Umwandlung für die Europäische Union auf der Grundlage der Art. 9quinquies PMMA ist in Art. 204 UMV geregelt. Die Umwandlung nach Art. 204 UMV ist strukturell vergleichbar zum Vorgehen nach deutschem Markenrecht gem. § 118 MarkenG.
Der Antrag auf Umwandlung ist unter Verwendung des amtlichen Formblatts MM16 bzw. unter Verwendung des Online-Portals eMadrid zu stellen und über das EUIPO beim Internationalen Büro einzureichen.
Zu unterscheiden ist die Umwandlung nach Art. 9quinqies PMMA, Art. 204 UMV von der Umwandlung einer Unionsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke gem. Art. 139 ff. UMV.
