Für eine erfolgreiche internationale Markenregistrierung sind bereits im Rahmen der Hinterlegung bei der Ursprungsbehörde verschiedene Inhalte zu übermitten. Zunächst sind Angaben zum Anmelder und dessen Hinterlegungsbefugnis zu machen. Weitere Angaben betreffem die Basismarke, die Markenform einschließlich der Wiedergabe der Marke, das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen und die Angabe der relevanten Vertragsstaaten.
Anmelder / Hinterlegungsbefugnis
Anmelder (Hinterleger) einer IR-Marke kann nur eine natürliche oder juristische Person sein (einschließlich sonstiger Anmelder, die nach nationalem Recht der Ursprungsbehörde in Betracht kommen, beispielsweise eine GbR), die eine hinreichend enge Beziehung zum Staat der Ursprungsbehörde haben, Art. 1 Abs. 3; 2 MMA / Art. 2 Abs. 1 PMMA. Der Inhaber der Basismarke muss absolut identisch zum Hinterleger der IR-Marke sein, einschließlich Groß- und Kleinschreibung des Namens bzw. der Firma und Postleitzahl.
Für das Protokoll ist ausreichend, dass
- eine Staatsangehörigkeit,
- ein Wohnsitz oder
- eine tatsächliche, nicht nur zum Schein bestehende Handelsniederlassung
im Land der Ursprungsbehörde besteht, wobei ein Wahlrecht zwischen diesen Alternativen gegeben ist.
Die Basismarke kann auch bei einem für einen supranationalen Zusammenschluss von Staaten zuständigen Amt eingereicht sein (z.B. EUIPO, Benelux). Ausreichend ist die die Anmeldung der Basismarke. Eine bereits erfolgte Registrierung ist für die IR-Registrierung nicht erforderlich.
Wichtig ist, dass die Handelsniederlassung tatsächlich dem Hinterleger gehört. Eine Niederlassung, die durch eine rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft betrieben wird, genügt nicht, sondern begründet nur für diese eine Hinterlegungsbefugnis[2]. Allerdings kann eine Gesellschaft Niederlassung sein, wenn diese einen Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit bildet und in dem Mitgliedstaat, in dem sie sich befindet, über eine bestimmte reale und konstante Präsenz verfügt, von der aus eine geschäftliche Tätigkeit ausgeübt wird, und sie auf Dauer als Außenstelle des Stammhauses hervortritt.[3]
Die Einhaltung der Vorschriften wird von der Ursprungsbehörde, in Deutschland also vom DPMA, geprüft. Bei mehreren Anmeldern prüft die Ursprungsbehörde für jeden Anmelder gesondert, ob die Hinterlegungsbefugnis vorliegt.
Basismarke
Im Formblatt für die IR-Markenanmeldung ist die Basismarke bzw. Basisanmeldung genau zu bezeichnen. Dazu ist grundsätzlich die Registrierungsnummer anzugeben. Nur wenn die Basismarke noch nicht eingetragen ist, soll die Anmeldenummer angegeben werden.
Das DPMA-Formblatt sieht vor, dass gleichzeitig mit der Anmeldung der deutschen Basismarke eine internationale Registrierung beantragt werden kann. Das DPMA ergänzt die Anmeldenummer dann, sobald diese vorliegt. Leider kommt es hier bei einzelnen Prüfern des DPMA allerdings hin und wieder zu Schwierigkeiten, so dass sich eine sorgfältige Überwachung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung beim Amt empfiehlt. Wer gleichzeitig eine deutsche und eine international registrierte Marke anmelden möchte, sollte in Erwägung ziehen, die deutsche Marke elektronisch per DPMAdirekt anzumelden und das sofort mitgeteilte Amtsaktenzeichen für das internationale Gesuch zu verwenden.
Eine IR-Marke kann auf mehrere verschiedene Basismarken gestützt werden, sofern diese in ihrer Ausgestaltung identisch sind. Umgekehrt ist es möglich, auf dieselbe Basismarke mehrere IR-Marken zu stützen. Letzteres ist angesichts der Möglichkeit einer nachträglichen Erstreckung aber nur in Ausnahmefällen sinnvoll, beispielsweise wenn ein dem Verband neu beigetretenes Land, auf das der Schutz erstreckt werden soll, einen Vorbehalt erklärt hat, dass ältere IR-Marken nicht auf dieses Land erstreckt werden dürfen (Art. 14 Abs. 2 (d) MMA, Art. 14 Abs. 5 PMMA).
Markenform
Eine internationale Registrierung ist nur für grafisch darstellbare Marken möglich, da WIPO nur grafische Markendarstellung akzeptiert. Markenformen, welche ausschließlich digital darstellbar sind (z.B. als jpg- oder mp4-Datei) scheiden damit als IR-Marken aus.
Insbesondere Bewegungsmarken, Multimediamarken und Hologrammmarken nach § 12 MarkenV kommen damit als IR-Marken regelmäßig nicht in Betracht. Bei der Klangmarke nach § 11 MarkenV kann eine internationale Registrierung nur erfolgen, wenn diese in Notenschrift darstellbar ist.
Wiedergabe der Marke
Die internationale Registrierung ist nur für grafisch darstellbare Marken möglich, da WIPO nur grafische Markendarstellung akzeptiert.
Die Markenwiedergabe muss in dem vom Formular vorgesehenen Abschnitt 7 in dem 8 cm x 8 cm großen Quadrat erfolgen, darf also nicht größer sein und muss trotzdem die Einzelheiten der Marke erkennbar wiedergeben. Auch etwaige Wiedergaben in Notenschrift o. ä. müssen innerhalb des 8 cm x 8 cm großen Quadrats wiedergegeben werden. Bei farbiger Wiedergabe entstehen im Übrigen höhere Gebühren.
Es ist lediglich eine zweidimensionale grafische Wiedergabe möglich, auch wenn die Marke als 3D-Marke beansprucht wird. Ggf. sind mehrere Ansichten erforderlich. Die Wiedergabe der Marke muss zwingend vollkommen identisch mit der Basismarke, einschließlich der Farbwiedergabe sein. Ausnahmsweise ist die Marke ein zweites Mal im so genannten Feld (b) anzubringen, wenn die Ursprungsbehörde keine farbige Wiedergabe der Marke veröffentlicht, in der Basismarke trotz Wiedergabe in Schwarz-Weiß im Register aber eine Farbbeanspruchung vorgenommen worden ist. Weder beim EUIPO noch beim DPMA hat dieses Feld deshalb Bedeutung, weil beide Ämter eine farbige Marke auch farbig wiedergeben.
Bei Wortmarken ist zusätzlich anzugeben, dass es sich um eine Marke in Standardschriftzeichen handelt (Regel 9 Abs. 4 a (vi) GemAVO).
Bei Anmeldung einer Bildmarke ist dem Deutschen Patent- und Markenamt nur noch eine Abbildung der Marke zu übermitteln.
Es ist darauf zu achten, dass bei dreidimensionalen Marken oder Klangmarken die Wiedergabe der Marke in der grafischen Darstellung mit derjenigen bei der Basismarke identisch sein muss. Es ist also bspw. die Perspektive bei der Abbildung einzuhalten.
Eine etwaige Beschreibung kann auf Wunsch des Anmelders oder auf Aufforderung der Ursprungsbehörde in die Anmeldung aufgenommen werden, wenn die Beschreibung bereits Gegenstand der Basismarke war (Regel 9 Abs. 4 a (xi)GemAVO).
Übersetzung, Transliteration, Transkription
Ggf. ist an eine Übersetzung und/oder Transliteration der Marke zu denken. Das Risiko von Beanstandungen kann reduziert werden, wenn eine etwaige Wortbedeutung der Marke oder das Fehlen jeglicher Bedeutung angegeben werden.
Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen
Die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt sein soll, sind anzugeben. Diese dürfen nicht über diejenigen hinausgehen, die im Verzeichnis der Basismarke enthalten sind. Einschränkungen sind aber zulässig.
WIPO stellt eine Datenbank zur Verfügung, die Waren- und Dienstleistungsumschreibungen enthält, die ohne Beanstandung akzeptiert werden.[6]
In der Anmeldung kann angegeben werden, dass das Verzeichnis der IR-Marke für einzelne oder alle Länder nur eine eingeschränkte Fassung haben soll. Das kann aus Kostengründen, zur Vermeidung von Beanstandungen oder Widersprüchen oder auch zur Beachtung der Benutzungsabsichtserfordernisse in einzelnen Ländern (vor allem bei Benennung der USA) sinnvoll sein. Die Gebühren für diese Länder verringern sich ggf.
Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist gemäß dem internationalen Abkommen von Nizza zu fassen und in der Sprache der IR-Markenanmeldung beizufügen. Eine Übersetzung in die weiteren Sprachen kann beigefügt werden. Sie ist für das Internationale Büro aber nicht verbindlich.
Vertragsstaaten
In der Anmeldung müssen die Vertragsstaaten für die Erstreckung benannt werden. Als Vertragsstaaten kommt eine große Anzahl an Ländern in Betracht. Diese können über WIPO-Homepage unter https://www.wipo.int/members/en/ ermittelt werden. Es muss mindestens ein Vertragsstaat für die Erstreckung benannt werden. Nach oben ist die Anzahl möglicher Staaten nur durch deren Gesamtzahl begrenzt. Theoretisch können alle Vertragsstaaten (mit Ausnahme des Staates der Basismarke, Art. 3bis S. 2 PMMA) für eine Erstreckung benannt werden. Dies dürfte praktisch allerdings regelmäßig weder erforderlich noch wirtschaftlich sein.
Wird die EU als Vertragsstaat benannt, sind einige Besonderheiten zu beachten, die mit dem System der EU-Marke zusammenhängen. Hierfür hat WIPO besondere Formblätter zur Verfügung gestellt. Es ist insbesondere eine zweite Sprache als Verfahrenssprache für einen etwaigen Widerspruch anzugeben. Hierzu ist die entsprechende Rubrik im Anmeldeformular zu verwenden. In Betracht kommen die üblichen Amtssprachen des EUIPO Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch, wobei die zweite Sprache von der Sprache der IR-Marke abweichen muss, die gemäß Art. 190 Abs. 1 UMV als Erstsprache gilt.
Eine Benennung weiterer Vertragsstaaten ist noch später, d.h. nach der Registrierung der IR-Marke, als nachträgliche Schutzerstreckung gem. Art. 3ter PMMA möglich.
[2] Vgl. Fezer, MarkenR, 4. Auflage, Art. 3 PVÜ, Rdn. 1 i. V. m. Art. 1 MMA, Rdn. 3
[3] Vgl. EuGH, 18.05.2017, C-617/15 – Hummel.
[6] Vgl. Information Notice No. 30/2010, 22.12.2010, Abruf am 17.09.2021.
