Die Strategie zur Anmeldung einer Marke beginnt mit der Ermittlung und Festlegung der markenspezifischen Erfordernissen. Neben dem Inhaber muss ein etwaiger Vertreter des Markeninhabers bestimmt werden. Außerdem sind die Markenform und die Markenklasse(n) festzulegen.
Inhaber
Bei der Markenanmeldung ist unter strategischen Gesichtspunkten zunächst der zukünftige Inhaber der Marke zu bestimmen.
Markeninhaber kann gem. § 7 MarkenG eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft sein. Der Inhaber kann seinen Sitz innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs der anzumeldenden Marke haben. Ggf. muss der Inhaber einen inländischen Vertreter benennen, welcher bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
Markeninhaber können auch mehrere Personen oder Gesellschaften sein. Soweit hierfür im Einzelfall begründeter Bedarf besteht, kann eine entsprechende Anmeldung durch mehrere Inhaber erfolgen. Dabei sollte jedoch immer der erhöhte Koordinationsaufwand und vor allem auch ein gesteigertes Konfliktpotential kritisch gewürdigt und berücksichtigt werden. Gerade im Konfliktfall können Situationen eintreten, die dazu führen, dass die Nutzung der Marke auf lange Zeit erschwert oder sogar blockiert wird. In der Regel sollten aufgrund dieser Nachteile die Konzentration auf einen einzelnen Anmelder erfolgen, welchem alle Rechte und Pflichten aus der Marke zugewiesen sind. Die Anmeldung mehrerer Markeninhaber sollte auf gut begründete Ausnahmefälle beschränkt werden. Soweit die Anmeldung mehrerer Inhaber unvermeidlich ist, sollte die Beziehung der einzelnen Markeninhaber untereinander gesondert vertraglich geregelt werden. Zentrales Ziel einer vertraglichen Regelung sollte die Sicherstellung der dauerhaften Markennutzung sein.
Die Positionen des Markeninhabers und Markennutzers können auseinanderfallen. Wesentlichen Gründe und Auswahlkriterien für eine Aufteilung der Positionen des Markeninhabers und der des Markennutzers sind insbesondere geprägt durch Fragen der
- Organisation
- Steuern
- Haftung
- Insolvenz
Gründe für eine Aufteilung können zunächst rein organisatorischer Natur sein. So kann z.B. im Konzernverbund die Verwaltung des gesamten IP-Portfolios einschließlich der Marken in einer eigens hierfür gegründeten, spezialisierten Gesellschaft erfolgen.
Neben den organisatorischen können vor allem diverse unterschiedliche steuerliche Aspekte für eine Trennung von Inhaber und Nutzer der Marke sprechen. Im internationalen Kontext können ggf. die steuerlich optimierte Ansiedlung der Markeninhaberin in einem geeigneten Staat und die Gestaltung entsprechender vertraglicher Beziehung der einzelnen Konzernunternehmen in einem bestimmten Umfang Zahlungsströme steueroptimiert gelenkt werden. Bei rein nationaler Betrachtung können z.B. unterschiedliche Steuersätze einer natürlichen Person (Einkommensteuer) oder einer juristischen Person (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) steueroptimierend eingesetzt werden.
Aspekte der Haftung können ebenfalls Einfluss auf die Wahl des Inhabers nehmen. So ist z.B. vorstellbar, dass die unbeschränkte Haftung einer natürlichen Person dadurch vermieden wird, dass Markeninhaber eine GmbH wird.
Schließlich kann auch die grundsätzliche Absicherung des Insolvenzfalls für eine Aufteilung von Markeninhaber und Markennutzer sprechen, wobei hier regelmäßig zwar die Risiken reduziert, allerdings nicht vollständig aufgehoben werden können.[1]
Soweit Markeninhaber und Markennutzer nicht identisch sind, sollten die Beziehungen der beiden Beteiligten eindeutig vertraglich geregelt werden. Regelmäßig bietet sich hierfür ein Lizenzvertrag an[2]. Entsprechende vertragliche Regelungen sollten unabhängig der Gründe für eine Aufteilung ohne Ausnahme getroffen werden, gerade auch bei vermeintlich oder tatsächlich besonders „nahestehenden“ Beteiligten, wie dies z.B. im Konzernverbund der Fall sein kann. Insbesondere ist zu regeln, wie nach der Beendigung des Vertrags verfahren wird, z.B. hinsichtlich von Aufbrauchfristen oder dem Umgang mit eventuell durch Benutzung entstandener (weiterer) Marken.
Bei der Vertragsgestaltung sind u.a. kartellrechtliche Vorgaben zwingend zu beachten. Markenlizenzverträge sind anfällig für kartellrechtswidrige Regelungen. Beispiele sind etwa Regelungen über Gebietsbeschränkungen, Vertriebswege, Qualitätsvorgaben, Meistbegünstigungsklauseln etc.[3] Kartellrechtswidrige Regelungen sind wegen der damit verbundenen erheblichen Konsequenzen (zivilrechtliche Nichtigkeit, Schadenersatz, Bußgelder) unbedingt zu vermeiden.
Vertreter
Die Markenanmeldung kann in vielen Fällen vom Inhaber allein durchgeführt werden. Ein Vertreter ist häufig nicht erforderlich. Lediglich unter den Voraussetzungen des § 96 MarkenG und Art. 119 UMV ist ein Vertreter zu bestellen. Diese betrifft im Wesentlichen Anmelder mit Sitz außerhalb des jeweiligen Geltungsbereichs der Marke für bestimmte Verfahrenshandlungen.
Fakultativ kann die Markenanmeldung jederzeit durch einen Vertreter durchgeführt werden. Hierfür fallen einerseits zusätzliche Kosten an. Andererseits wird durch einen spezialisierten Vertreter eine professionelle Markenanmeldungsichergestellt. Die Nutzung der qualifizierten Expertise des Vertreters kann zudem zur Vermeidung von Folgeverfahren (z.B. Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren) beitragen und dadurch die Entstehung weiterer Kosten, welche häufig die Kosten des Eintragungsverfahrens übersteigen, verhindern.
Markenform
Die Wahl der Markenform richtet sich zunächst nach dem anzumeldenden Kennzeichen. Besteht dies aus einem einzigen Element (z.B. ein Wort, eine Grafik, eine Farbe etc.) bestimmt dieses Element die einschlägige Markenform.
Ein Zeichen kann als Kombinationszeichen auch aus mehreren Einzelelementen bestehen (z.B. mehrere Wörter, Firmen-Logo etc.). Insbesondere Wörter und zwei- oder dreidimensionale graphische Elemente kommen insoweit in Betracht. Bei Kombinationszeichen stellt sich die Frage nach der oder den geeigneten Markenformen. Es muss entschieden werden, welcher oder welche der einzelnen Bestandteile des Kombinationszeichens Grundlage der Markenanmeldung sein sollen. Dabei kann als Variante sowohl ein einzelnes Element als auch mehrere Elemente des Kombinationszeichens ausgewählt werden. Zudem sind als Variante Kombinationen der einzelnen Elemente möglich.
Die Auswahl der Variante bestimmt die jeweilige Markenform. Graphische Elemente werden z.B. regelmäßig als Bildmarkeangemeldet, Text wird als Wortmarke angemeldet. Kombinationen aus graphischen Elementen und Texten können als Wort-/Bildmarken angemeldet werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind allgemein begrenzt durch die absoluten und relativen Schutzhindernisse i.S.d. §§ 8, 9 MarkenG. So macht es z.B. keinen Sinn, eine Variante ohne jegliche Unterscheidungskraft für die Markenanmeldung auszuwählen.
Kommt für die Markenanmeldung mehr als eine Variante in Betracht, ist die Anzahl der relevanten Elemente und Kombinationen bzw. die daraus resultierende Anzahl einzelner Markenformen festzulegen. Je nach individueller Strategie kann insoweit eine einzelne Variante oder beliebig kombinierte Varianten Gegenstand der Markenanmeldung sein. Im letztgenannten Fall werden dann mehrerer eigenständige Markenanmeldungen durchgeführt. Limitierender Faktor ist insoweit das für die Markenanmeldung zur Verfügung stehende Budget. Bei ausreichendem Budget werden Marken für alle in Betracht kommenden Varianten angemeldet. Dabei sind aber auch alle Folgekosten zu beachten, die z.B. für den Erhalt der Marke (Verlängerung, ggf. Verletzungsrechtsstreite etc.) und die ordnungsgemäße Überwachung anfallen.
Soweit das Budget begrenzt ist, sollte sich die Auswahl der Markenform(en) am Abstraktionsgrad der Varianten orientieren. Da die abstrakteste Variante i.d.R. den weitesten Schutzbereich eröffnet und maximalen Spielraum für eventuelle zukünftige Zeichenvariationen eröffnet, sollten die abstrakteste(n) Variation(en) bevorzugt und als Marke(n) angemeldet werden. Bei Kombinationszeichen stellt regelmäßig nicht die Kombination aller Elemente die stärkste Variation dar. Vielmehr ist der kennzeichnende Kern des Kombinationszeichens zu ermitteln und dieser der Anmeldung zugrunde zu legen. Häufig ist dies etwa der Wortbestandteil eines Kombinationszeichens, so dass eine Wortmarke bevorzugt angemeldet wird.
Markenklassen
Ausgehend von den zu markierenden Produkten, ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (Produkte) zu erstellen. Die Auswahl der relevanten Klassen nach der Nizza-Klassifikation ist auf der Basis der individuellen Marketingstrategie vorzunehmen. Zunächst erstreckt sich das Verzeichnis auf diejenigen Produkte, für die eine Nutzung des Kennzeichens aktuell schon erfolgt oder sicher erfolgen wird.
Ergänzend kann das Verzeichnis auf weitere Bereiche erstreckt werden, in denen zwar eine Nutzung noch nicht vorliegt, aber in näherer Zukunft auf der Grundlage einer produktbezogene Markenexpansionsstrategie in Form einer Markenerweiterung (Markenausdehnung oder Markentransfer)[8] wahrscheinlich wird.
Beispiele:
Die Marke „Nivea“ soll nicht nur für Gesichtscreme, sondern auch für Duschgel, Deodorants und Rasierschaum verwendet werden (Markenausdehnung). Die Marke „Boss“ soll nicht nur für Anzüge / Bekleidung, sondern auch für Brillen und Parfum verwendet werden (Markentransfer).
Den zeitlichen Rahmen für die Berücksichtigung einer zukünftigen Markenerweiterung steckt dabei die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren gem. § 26 MarkenG, Art. 18 UMV ab. Ist absehbar, dass innerhalb dieser Frist keine Markenerweiterung bzw. einschlägige Benutzung erfolgen wird, so sollte auf die diesbezügliche Erweiterung des Klassenverzeichnissen verzichtet werden, um etwaige Löschungsverfahren zu vermeiden.
In geeigneten Fällen kann die Markenanmeldung auch produktbezogen aufgeteilt werden. Dabei werden für ein identisches Kennzeichen unterschiedliche Anmeldungen erstellt, die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen variieren. Wird etwa die Strategie einer Markenausdehnung verfolgt, können neben der Anmeldung einer Marke für den Kernbereich der Produkte weitere Anmeldungen für Produkte erfolgen, die Gegenstand der Markenausdehnung sind.
Beispiel:
Statt der Anmeldung einer einzigen Wortmarke „Niveau“ für die Klasse 3 mit den Begriffen „Gesichtscremes“, „Duschgele“, „Deodorants“ und „Rasierschaum“ werden vier eigenständige Wortmarken „Niveau“ mit jeweils einem der genannten Begriffe angemeldet.
Die produktbezogene Aufteilung der Markenanmeldung hat dabei auch den Vorteil, dass die Anzahl von etwaigen Widersprüchen i.d.R. reduziert werden und Verletzungsverfahren sehr spezifisch geführt werden können.
Bei der Formulierung des Verzeichnisses sollte im Grundsatz eine maximale Abstraktion angestrebt werden, um einen entsprechend großen Schutzbereich zu erhalten und etwaige Lücken zu vermeiden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich mit steigender Abstraktion auch die Angriffsmöglichkeiten Dritter tendenziell vergrößern. In Fällen, in denen Kollisionen drohen, sollte das Verzeichnis enger und konkreter gefasst werden.
[1] Vgl. auch Böhm, Markenverträge (Teil 2: Rechtlicher Rahmen), MarkenR 2021,133, 137 ff. und https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/insolvenzrecht/insolvenzrecht-und-markenvertraege
[2] Weiteren Einzelheiten: Böhm, Markenverträge (Teil 4: Lizenzverträge), MarkenR 2021, 197 ff. und https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/markenrecht/markenvertraege/lizenz/markenlizenzvertrag
[3] Vgl. Böhm, Markenverträge (Teil 2: Rechtlicher Rahmen), MarkenR 2021,133 ff. und https://boehmanwaltskanzlei.de/wirtschaftsrecht/kartellrecht/kartellrecht-und-markenvertraege
[8] Vgl. Meffert / Burrmann / Kirchgeorg, Marketing, 10. Aufl. 2008, S. 379.
