Mit einer Markenrecherche werden ältere kollidierende Zeichen ermittelt. Sie sollte zur Minimierung nicht unerheblicher Risiken vor der Benutzung eines Kennzeichens und vor der Anmeldung einer Marke durchgeführt und entsprechend geregelt werden. Außerdem sollte der Markenrechercheur Art und Umfang seiner Recherche sorgfältig dokumentieren und seinem Auftraggeber die entsprechenden Informationen übermitteln.
Ohne Markenrecherche besteht neben möglichen Unterlassungsansprüchen insbesondere das Risiko von Schadenersatzansprüchen[2].
Generell ist bei einer Markenrecherche zu berücksichtigen, dass bereits ein hoher Bestand an Kennzeichen und damit sehr häufig grundsätzlich mögliche Gegenzeichen existieren. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine Markenrecherche zwangsläufig unvollständig ist. Die verbleibenden Lücken führen zu einem, letztlich nicht zu vermeidenden (Rest-) Risiko des Anmelders. Der Anmelder sollte auf diese Risiken rechtzeitig hingewiesen werden, z.B. durch Übersendung eines (ggf. modifizierten) Merkblatts[3] zusammen mit dem Recherchebericht. Damit wird zugleich auch eine ggf. bestehende Aufklärungspflicht[4]konkretisiert.
Eigenständige Markenrecherche-Verträge, erst recht Individualverträge sind in der Praxis nicht verbreitet. Aufträge für eine Markenrecherche werden häufig über entsprechende Online-Portale erteilt, wobei regelmäßig AGB einbezogen werden. Teilweise finden sich dann in den AGB vereinzelte recherchespezifische Regelungen. Zum Beispiel:
„Die Markenrecherche versteht sich bei infobroker.de als erweiterte Identitätsrecherche. Basis der Tätigkeit ist die dokumentierte Recherchestrategie im Recherchebericht. Die Auftragsformularen schildern nur die Möglichkeiten der Recherche im Bereich der erweiterten Identität, die beispielsweise Silbentrennung, Stammsuche oder Einzelbestandteilsuche, sowie Übersetzungen sein können. Erweiterte und nachfolgende Recherchen werden im Dialog mit dem Auftraggeber abgestimmt und durchgeführt. Erweiterte Kosten durch Datenabruf und zusätzliche Dokumente trägt der Auftraggeber.
infobroker.de bietet grundsätzlich keine Rechtsberatung an. Die Recherche und die Lieferung eines Rechercheberichts stellt generell keine Beurteilung oder Bewertung einer Marken- und Rechtsschutzsituation dar. Für die Folgen einer Markenanmeldung und damit möglicherweise eintretende Widerspruchsverfahren haftet infobroker.de nicht, da keine Empfehlung für Markenanmeldungen gegeben werden. Gleiches gilt für möglicherweise entgangenen. Die Entscheidung einer Markenanmeldung und die damit verbundenen Konsequenzen trägt der Auftraggeber mit der Entscheidung eine Marke bei einem Patent- oder Markenamt anzumelden.“[5]
Bei der Verwendung von AGB ist zu beachten, dass Vereinbarungen, die generell das Risiko der Rechtmäßigkeit der Werbung auf den Kunden abwälzen regelmäßig nur individualvertraglich, aber nicht in AGB zulässig sind. Es handelt sich insoweit um eine wesentliche Vertragspflicht, die auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr nicht durch AGB abbedungen werden kann. Derartige Klauseln sind damit trotz ihrer weiten Verbreitung in AGB unwirksam.[6] Auch wenn die Markenrecherche nicht mit einem regelmäßig deutlich umfangreicheren (Werbe-) Agenturvertrag gleichzusetzen ist, empfiehl sich insoweit dennoch Zurückhaltung bei der Formulierung entsprechender AGB-Regelungen zur Markenrecherche.
[2] Vgl. BGH, BGHZ 52, 359 – Muschi-Blix; BGH, 14.10.2010, I ZR 212/08 – Mega-Kasten-Gewinnspiel.
[3] Vgl. Fezer, Hdb. Markenpraxis, Fammler, 3. Aufl. 2016 *, II 1 X IV., S. 2462 ff.
[4] Vgl. KG, 04.02.2011, 19 U 109/10, GRUR 2012, 39 – Werbelogo.
[5] https://www.infobroker.de/impressum-angaben/agb-allgemeine-geschaftsbedingungen-agb/ , Abruf am 01.09.2022.
[6] Vgl. Omsels/Wagner GRUR 2015, 1059; Nennen GRUR 2005, 214; Nieß, Beck'sche Online-Formulare Vertrag, 61. Edition 2022, Stand: 01.06.2022, 25.1 Rn. 7.
* Durch den Klick auf einen Link mit *) unterstützten Sie unsere Arbeit. Wir bekommen dann ggf. eine geringe Vergütung. Empfehlungen erfolgen allerdings immer unabhängig und alleine inhaltsbezogen.
