Rückruf und Entfernung, § 18 Abs. 2 MarkenG

Der Rückruf- und Entfernungsanspruch nach § 18 Abs. 2 MarkenG ergänzt das kennzeichenrechtliche Sanktionsgefüge um zwei eng miteinander verwandte, gleichwohl eigenständige Ansprüche: den Rückruf widerrechtlich gekennzeichneter Waren aus den Vertriebswegen einerseits und deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen andererseits. Beide Ansprüche richten sich gegen Waren, die der Verletzer bereits an Dritte weitergegeben hat und über die er typischerweise keine unmittelbare tatsächliche Sachherrschaft mehr ausübt.

Übersicht Rückruf und Entfernung

In der Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes gewinnen Rückruf und Entfernung als besondere kennzeichenrechtliche Ansprüche zunehmend an Bedeutung, da Waren im modernen Handel häufig über vielschichtige Vertriebsketten in Umlauf gebracht werden, bevor eine Verletzung entdeckt und rechtlich verfolgt wird.

§ 18 Abs. 2 MarkenG gewährt dem Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer – in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 MarkenG – zwei alternative Ansprüche: den Rückruf widerrechtlich gekennzeichneter Waren (Alt. 1) sowie deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen (Alt. 2). Beide Ansprüche setzen voraus, dass die Waren die unmittelbare Sphäre des Verletzers bereits verlassen haben und sich in den Vertriebswegen befinden. Der allgemeine Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt des § 18 Abs. 3 MarkenG gilt auch hier.

Im Verhältnis zum Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG sind Rückruf und Entfernung keine bloßen Hilfsansprüche. Sie ergänzen diesen vielmehr, indem sie den Bereich erfassen, den § 18 Abs. 1 MarkenG konstruktiv nicht erreicht: Waren, an denen der Verletzer kein Eigentum und keinen Besitz mehr hat, weil er sie bereits in Verkehr gebracht hat.^[1] Beide Ansprüche schließen sich nicht aus, sondern können nebeneinander geltend gemacht werden.

Voraussetzungen des Rückruf- und Entfernungsanspruchs gem. § 18 Abs. 2 MarkenG sind:

Voraussetzungen

Kennzeichen- / Markenverletzung

Tatbestandliche Grundvoraussetzung ist eine begangene Verletzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung, die einen der Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2, Abs. 3 und 4, 15 Abs. 2 und 3 oder 17 MarkenG verwirklicht. Bloße Erstbegehungsgefahr genügt nicht;^[2] erforderlich ist eine vollendete Verletzungshandlung. Verschulden des Verletzers ist – entsprechend der Systematik des § 18 MarkenG insgesamt – nicht Voraussetzung des Anspruchs, kann jedoch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 18 Abs. 3 MarkenG Berücksichtigung finden.

Rechtsverketzendes Objekt

Gegenstand beider Ansprüche sind widerrechtlich gekennzeichnete Waren im Sinne des § 18 Abs. 2 MarkenG. Der Begriff ist entsprechend der zu § 18 Abs. 1 MarkenG entwickelten Auslegung weit zu verstehen: Erfasst sind alle Waren, die aufgrund ihrer Kennzeichnung einen rechtswidrigen Zustand begründen, namentlich nicht erschöpfte Originalwaren sowie solche, deren weiterer Vertrieb der Markeninhaber aus berechtigten Gründen gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG ablehnen darf.

Inländischer Verkehr

Die Waren müssen sich grundsätzlich im Inland im Verkehr befinden. Bei Unionsmarken gilt dies für das gesamte Unionsgebiet.^[3]

Der Umstand, dass der Verletzer selbst sich im Ausland befindet oder dass die Waren bei Durchführung des Rückrufs ins Ausland gelangen, ist demgegenüber irrelevant. Ein Rückruf ins Ausland kann gleichwohl zu einer Marktbereinigung im Inland führen und ist daher grundsätzlich zulässig.^[4]

Waren bei Endverbrauchern: Nach herrschender Meinung werden Waren, die vollständig in die Verfügungsgewalt von Endverbrauchern übergegangen sind, im Ausgangspunkt nicht vom Rückruf- und Entfernungsanspruch erfasst, da sich die Waren dann nicht mehr in den Vertriebswegen befinden.^[5]

Verhältnismäßigkeit

Nach § 18 Abs. 3 S. 1 MarkenG sind die Ansprüche nach § 18 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen, wenn ihre Geltendmachung im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Es handelt sich um eine eng auszulegende Ausnahme. Rückruf und Entfernung bilden die gesetzliche Regel.^[6] Die Verhältnismäßigkeitsprüfung erfordert eine umfassende Einzelfallabwägung, bei der das Interesse des Rechtsinhabers an der Marktbereinigung dem wirtschaftlichen Erhaltungsinteresse des Verletzers sowie etwaiger Dritter gegenüberzustellen ist. Maßgebliche Kriterien sind insbesondere der Verschuldensgrad des Verletzers, die Schwere der Verletzung und das wirtschaftliche Ausmaß des Rückruf- oder Entfernungsaufwands im Verhältnis zum eingetretenen Verletzungsschaden.

Nach § 18 Abs. 3 S. 2 MarkenG sind bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch die berechtigten Interessen Dritter – insbesondere von Endverbrauchern und Zwischenhändlern in der Lieferkette – zu berücksichtigen.^[7] Das Erlöschen der verletzten Marke nach Inverkehrbringen der Waren führt für sich genommen nicht dazu, dass diese nicht mehr als widerrechtlich gekennzeichnete Waren anzusehen sind. In einem solchen Fall kommt jedoch Unverhältnismäßigkeit in Betracht.^[8]

Umfang

Rückruf

Der Rückruf gem. § 18 Abs. 2 Alt. 1 MarkenG verpflichtet den Verletzer, die widerrechtlich gekennzeichneten Waren von seinen Abnehmern zurückzufordern. Er richtet sich inhaltlich auf eine Handlungspflicht des Verletzers gegenüber seinen Abnehmern und setzt eine tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit – sei es vertraglich oder faktisch – auf diese voraus. Der Verletzer schuldet eine ernsthafte und nachhaltige Rückrufaktion. Bloße formale Benachrichtigungen genügen grundsätzlich nicht, wenn dem Verletzer eine weitergehende Einwirkung möglich und zumutbar ist.

Der Rückrufanspruch ist auf Waren gerichtet, die sich in den Vertriebswegen befinden, d. h. die noch nicht vollständig in die Verfügungsgewalt von Endverbrauchern übergegangen sind. Dem Verletzer verbleibt es grundsätzlich überlassen, auf welchem Wege er den Rückruf bewerkstelligt. Entscheidend ist das Ergebnis – die tatsächliche Rückholung der Waren aus dem Markt.

Endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen

Das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen gem. § 18 Abs. 2 Alt. 2 MarkenG stellt eine gegenüber dem Rückruf eigenständige Alternative dar. Es verpflichtet den Verletzer, sicherzustellen, dass die widerrechtlich gekennzeichneten Waren dauerhaft nicht mehr am Markt angeboten oder vertrieben werden. Der Anspruch auf Entfernen setzt – im Unterschied zum Rückruf – nach dem Wortlaut des § 18 Abs. 2 MarkenG einen ausdrücklichen Bezug zu den Vertriebswegen voraus. Dies bedeutet, dass der Verletzer auf alle ihm möglichen Maßnahmen verpflichtet ist, um eine erneute Marktpräsenz der verletzenden Waren zu unterbinden: Rücknahme bei Händlern, Sperrung von Onlineportalen, Anweisung an Lagerhalter und Spediteure sowie ähnliche Maßnahmen.

Rückruf und Entfernen schließen sich nicht gegenseitig aus. In der Praxis werden beide Ansprüche häufig kumulativ geltend gemacht oder in einem Stufenmodell kombiniert.

^[1] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 12.

^[2] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 17.

^[3] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 72.

^[4] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 72.

^[5] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 74.

^[6] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 36, 76..

^[7] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 76.

^[8] Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 18 Rn. 73.