Die Verletzung einer Marke löst regelmäßig nicht nur Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aus, sondern begründet darüber hinaus einen Anspruch auf Schadensersatz. § 14 Abs. 6 MarkenG normiert diesen Anspruch. In der Praxis kommt dem Schadensersatzanspruch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Er versetzt den Markeninhaber in die Lage, den durch die unbefugte Zeichennutzung erlittenen Vermögensnachteil ausgeglichen zu bekommen.
Übersicht Schadenersatz im Markenrecht
Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs gem. § 14 Abs. 6 MarkenG sind:
Checkliste Schadenersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG
- Markenrechtsverletzung
- Verschulden
Außerdem muss ein Schaden existieren.
Neben dem Schadenersatzanspruch besteht auch die Möglichkeit, Bereicherungsansprüche geltend zu machen. Darüber hinaus existieren weitere anspruch besteht auch die Möglichkeit, Bereicherungsansprüche geltend zu machen. Darüber hinaus existieren weitere anspruch besteht auch die Möglichkeit, Bereicherungsansprüche geltend zu machen. Darüber hinaus existieren weitere markenrechtliche Ansprüche.
Voraussetzungen
Markenverletzung
Der Schadensersatzanspruch setzt das Vorliegen einer vollendeten Verletzungshandlung voraus. Die bloße Erstbegehungsgefahr genügt – anders als beim Unterlassungsanspruch – nicht. Zudem muss die (Register-) Marke zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung bereits eingetragen und damit schutzfähig gewesen sein; bei Unionsmarken ist zusätzlich die Veröffentlichung (Art. 11 Abs. 1 UMV) erforderlich.[1]
Der Schadensersatzanspruch ist nicht auf die konkret festgestellte Verletzungshandlung begrenzt, sondern erstreckt sich auf alle kerngleichen Verletzungshandlungen.[2]
Die Nichtbenutzung der eingetragenen Marke steht einem Schadensersatzanspruch als solche zunächst nicht entgegen. Erst mit Erklärung des Verfalls (§§ 49 Abs. 1, 52 Abs. 1 MarkenG) oder einer erfolgreichen Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 MarkenG) entfällt ein Schadenersatzanspruch. Die Nichtbenutzung kann sich allerdings reduzierend auf die Höhe des Anspruchs auswirken.
Verschulden
Der Schadensersatzanspruch setzt Verschulden voraus, d.h. Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 276 BGB).
Mit Vorsatz handelt, wer den Markenschutz kennt und bewusst ohne Rechtfertigungsgrund in das fremde Recht eingreift. Dabei genügt bedingter Vorsatz.
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 Abs. 2 BGB).
Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht sind nach der Rechtsprechung streng und richten sich nach objektiven Maßstäben.[3] Im Geschäftsverkehr mit gekennzeichneten Waren besteht eine umfassende Überwachungs- und Erkundigungspflicht. Insbesondere bei der Ingebrauchnahme einer neuen eigenen Kennzeichnung ist eine sorgfältige Recherche nach entgegenstehenden Rechten Dritter geboten, die sich nicht auf identische Registermarken beschränken darf, sondern sich auch auf ähnliche Marken und nicht eingetragene Rechte wie Benutzungsmarken erstrecken muss. Bei registrierten Marken kann Kenntnis spätestens ab dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung erwartet werden.[4]
Etwaige Schwierigkeiten bei der Beurteilung rechtlicher Fragen wie der Verwechslungsgefahr oder des Bekanntheitsschutzes verpflichten zur Einholung rechtskundigen Rates. Ein Rechtsirrtum entlastet den Verletzer nur dann, wenn er mit einer abweichenden gerichtlichen Beurteilung nicht zu rechnen brauchte – was nur in Ausnahmefällen angenommen werden kann.[5]
In jedem Fall schuldhaft handelt, wer rechtsverletzende Benutzungshandlungen trotz einer dem Grunde nach berechtigten Abmahnung fortsetzt.[6]
Grundsätzlich schuldlos handelt dagegen, wer von einem Lizenznehmer Waren oder Dienstleistungen bezieht, die dieser unter Verstoß gegen eine gegenständliche Lizenzbeschränkung i.S.v. § 30 Abs. 2 Nr. 1–5 MarkenG hergestellt oder vertrieben hat, sofern der Verstoß nicht ausnahmsweise offensichtlich ist.[7]
Umfang / Schaden
Übersicht
Der Verletzer hat den entstandene Schaden zu ersetzen.
Dem Markeninhaber stehen dabei gem. § 14 Abs. 6 MarkenG drei Methoden der Schadensberechnung zur Verfügung:
- Ersatz des konkreten Schadens einschließlich entgangenen Gewinns, § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG, § 249 ff., 252 BGB: Der Verletzte kann Ersatz seiner tatsächlichen Vermögenseinbuße einschließlich des ihm entgangenen Gewinns verlangen.
- Herausgabe des Verletzergewinns im Wege der objektiven Schadensberechnung, § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG: Der Verletzte kann die Herausgabe des durch die Benutzung des fremden Rechts beim Verletzer erzielten Gewinns verlangen.
- Schadensersatz nach der Lizenzanalogie, § 14 Abs. 6 S. 3 MarkenG: Der Verletzte kann eine angemessene Vergütung, insbesondere die übliche Lizenzgebühr für die unbefugte Kennzeichennutzung verlangen.
Die drei Berechnungsmethoden stehen zur freien Wahl des Markeninhabers. Die Wahlmöglichkeit erlischt erst mit Erfüllung oder rechtskräftiger Zuerkennung des Anspruchs nach einer der drei Methoden.[8]
Die drei Berechnungsmethoden schließen sich nach gefestigter Rechtsprechung gegenseitig aus und dürfen nicht miteinander vermengt werden.[9]
Konkreter Schaden
Der Ersatz des konkreten Schadens gem. § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG ist eine von drei Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes. Der konkrete Schaden besteht in erster Linie aus dem entgangenen Gewinn des Markeninhabers (§ 252 BGB). Dieser umfasst nicht nur den Reingewinn, sondern auch die Beiträge zur Deckung der Gemeinkosten.[10]
Der Nachweis eines kausal auf die Markenverletzung zurückzuführenden Gewinns ist in der Praxis regelmäßig schwierig. Zwar genügt nach § 252 S. 2 BGB die bloße Wahrscheinlichkeit eines entgangenen Gewinns, und das Gericht kann die Schadenshöhe nach § 287 ZPO schätzen. Gleichwohl trifft den Markeninhaber eine erhebliche Substantiierungslast, die ihn zwingt, produktbezogene Ausführungen zu machen, die eine verlässliche Schadensschätzung ermöglichen.[11]
Dem Verletzer steht es offen, die Wahrscheinlichkeit entgangenen Gewinns zu widerlegen, etwa wenn wegen seiner besonderen Verbindungen zum Abnehmer oder seiner günstigeren Preisgestaltung davon auszugehen ist, dass der betreffende Umsatz dem Markeninhaber ohnehin nicht zugefallen wäre.[12]
Verletzergewinns
Zur Vermeidung der typischerweise bestehenden Schwierigkeiten, einen konkreten Schaden nachzuweisen, kann der Markeninhaber alternativ Herausgabe des Verletzergewinns verlangen. Die Herausgabe des Verletzergewinns gem. § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG ist eine (weitere) von drei Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes.
Diese Methode der Herausgabe des Verletzergewinns zielt nicht auf den Ersatz eines konkret eingetretenen Schadens, sondern auf einen billigen Ausgleich des Vermögensnachteils. Es wäre unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Benutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht. Zugleich erfüllt sie eine Präventionsfunktion.[14]
Der Markeninhaber kann Herausgabe des Verletzergewinns auch dann verlangen, wenn er selbst nicht mit entsprechenden Produkten auf dem Markt tätig ist. Ob er den Gewinn tatsächlich selbst hätte erwirtschaften können, ist unerheblich, da dies fingiert wird.[15]
Berechnung des herauszugebenden Gewinns: Grundsätzlich kann der Markeninhaber nicht den vollen Verletzergewinn abschöpfen, sondern nur den Anteil, der gerade auf der Markenverletzung beruht, während der auf Gebrauchswert, Qualität oder günstigere Preisgestaltung entfallende Anteil beim Verletzer verbleibt. Hierbei ist eine einer wertenden Zurechnung (Schätzung, § 287 ZPO) vorzunehmen.[16] Anhaltspunkte für die Schätzung sind insbesondere der Bekanntheitsgrad der verletzten Marke, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr sowie die Dauer der Verletzungshandlungen.[17]
Eine vollständige Herausgabe des Verletzergewinns kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn die Ware ohne die rechtsverletzende Kennzeichnung praktisch unverkäuflich gewesen wäre.[18]
Lizenzanalogie
Als dritte Berechnungsmethode zur Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes steht gem. § 14 Abs. 6 S. 3 MarkenG die Lizenzanalogie zur Verfügung: Der Verletzer schuldet als Schadensersatz jedenfalls das, was für eine rechtmäßige Nutzung der Marke hätte bezahlt werden müssen.[19]
Bereitschaft und Möglichkeit einer Lizenzierung sind grundsätzlich unerheblich. Für die Anwendbarkeit der Lizenzanalogie kommt es nicht darauf an, ob der Markeninhaber bereit oder rechtlich in der Lage gewesen wäre, eine Lizenz zu erteilen, ob ein konkreter Schaden entstanden ist oder ob der Verletzer einen Gewinn erzielt hat.[20]
Ausnahmsweise scheidet die Lizenzanalogie aus, wenn der Markeninhaber Dritten die Nutzung seiner Marke tatsächlich und ausnahmslos unentgeltlich gestattet. In diesem Fall fehlt es an einem messbaren Vermögensnachteil.[21]
Die Höhe der Lizenzgebühr bestimmt sich grundsätzlich danach, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer bezahlt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten (hypothetischer Lizenzvertrag).[22] Ausgangspunkt der Beurteilung können die marktüblichen Lizenzsätze für die betreffende Kennzeichenart sein. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss gehabt hätten. Der Verletzer soll nicht schlechter, aber auch nicht besser als ein vertraglicher Lizenznehmer gestellt werden.[23]
[1] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 760.
[2] Siehe auch B.IV.2.b.bb.
[3] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 764.
[4] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 766.
[5] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 768 f.
[6] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 770.
[7] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 771.
[8] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 777.
[9]Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 779.
[10] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 782.
[11] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 782 f.
[12] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 783.
[14] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 785.
[15] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 787..
[16] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 790.
[17] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 791.
[18] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 793.
[19] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 802.
[20] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 803.
[21] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 803.
[22] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 804.
[23] Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 14 Rn. 805.
