Die Anmeldung einer Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers kann den Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfüllen, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Diese Fallgruppe – die Störung eines fremden Besitzstandes – ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung und Gegenstand einer ausdifferenzierten Rechtsprechung von EuGH und BGH.
Grundlagen und systematische Einordnung
Die bösgläubige Markenanmeldung ist seit dem 01.06.2004 als absolutes Eintragungshindernis in § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (vormals Nr. 10 a.F.) verankert und bildet zugleich gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG einen Löschungsgrund, der zeitlich unbegrenzt geltend gemacht werden kann.[1] Als absolutes Schutzhindernis kann die auf der Störung eines fremden Besitzstandes beruhende Bösgläubigkeit von jedermann – nicht nur vom Inhaber des älteren Rechts – geltend gemacht werden.[2]
Die Fallgruppe ist im Gesamtsystem der bösgläubigen Markenanmeldung die zweite von drei in der deutschen Spruchpraxis herausgearbeiteten Hauptgruppen: Sie ergänzt die Fallgruppe des fehlenden Benutzungswillens und jene des zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist stets der Zeitpunkt der Anmeldung. Spätere Entwicklungen sind grundsätzlich unerheblich.[3]
Eine bösgläubige Anmeldung liegt vor, wenn der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet – mit dem Ziel, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören oder dessen weiteren Gebrauch der Marke zu sperren.[4]
Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist entscheidend, ob die Markenanmeldung bei objektiver Betrachtung in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders gerichtet oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers ausgerichtet ist. Erforderlich ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist eine Wechselwirkung zu berücksichtigen: Je schutzwürdiger der fremde Besitzstand ist, desto höhere Anforderungen sind an die Annahme eines gerechtfertigten eigenen Benutzungswillens des Anmelders zu stellen. Die Behinderung des Vorbenutzers muss nicht der einzige Beweggrund der Anmeldung sein; es genügt, dass diese Absicht ein wesentliches Motiv des Anmelders darstellt.[5]
Voraussetzungen
Übersicht
Eine bösgläubige Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG wegen Störung fremder Besitzstand liegt unter folgenden Voraussetzungen vor:
Checkliste Störung fremder Besitzstand
- Schutzwürdiger fremder Besitzstand im Inland
- Kenntnis des fremden Besitzstandes
- Störungsabsicht und Behinderungsabsicht
- Kein berechtigtes eigenes Interesse des Markenanmelders
Schutzwürdiger fremder Besitzstand im Inland
Wegen des markenrechtlichen Territorialitätsprinzips muss der gestörte Besitzstand im Inland bestehen. Er muss zudem hinreichend bekannt, tatsächlich ausreichend und rechtlich schutzwürdig sein.[6] Zur Bekanntheit bedarf es einer hinreichenden Marktpräsenz, die durch Angaben zu Umsatz und Marktanteil belegt werden kann. Nicht erforderlich ist eine dem Bekanntheitsbegriff des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechende Verkehrsbekanntheit.
Kenntnis des fremden Besitzstandes
Die Bösgläubigkeit setzt voraus, dass der Anmelder den fremden Besitzstand kennt oder kennen musste. Da eine positive Kenntnis regelmäßig nur schwer nachweisbar ist, hat der EuGH auch das Kennenmüssen als ausreichend anerkannt.[7] An die Kenntnis dürfen – auch angesichts der vielfältigen Informationsquellen im Internet – keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Allerdings begründet das bloße Unterlassen einer Marktbeobachtung noch kein Kennenmüssen. Anders kann es liegen, wenn der Anmelder eine intensive markenrechtliche Betätigung und entsprechende Marktkenntnis aufweist.[8]
Als wichtige Indizien für die Kenntnis kommen insbesondere in Betracht:
- die Dauer und räumliche Nähe der Vorbenutzung,
- frühere Partnerschafts- oder Geschäftsbeziehungen mit dem Vorbenutzer,
- geschäftliche Beteiligungen an dessen Unternehmen sowie
- einschlägige Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten.
Besonderes Gewicht kommt der „qualifizierten Kenntnis“ eines früheren Mitarbeiters des Vorbenutzers zu.[9] Auch die Wahl eines reinen Kunstworts als Marke spricht indiziell dafür, dass der Nachanmelder eine bekannte ältere Kennzeichnung übernommen hat.[10]
Störungsabsicht und Behinderungsabsicht
Die bösgläubige Störung eines fremden Besitzstandes setzt grundsätzlich voraus, dass eine mit der vorbenutzten Kennzeichnung identische oder zum Verwechseln ähnliche Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird.
Es müssen Fälle eindeutiger Ähnlichkeit vorliegen, die eine unzweifelhafte Verwechslungsgefahr bewirken.[11] Dabei ist zu beachten, dass das bloße Vorliegen eines relativen Schutzhindernisses – insbesondere einer Verwechslungsgefahr – für sich allein die Bösgläubigkeit nicht begründet. Bösgläubigkeit kann vielmehr auch auf anderen Gründen beruhen, die entsprechende Besitzstände Dritter nicht voraussetzen.[12]
Berechtigtes eigenes Interesse des Markenanmelders
Ein berechtigtes eigenes Interesse des Anmelders an der Marke schließt die Bösgläubigkeit aus oder steht ihr zumindest entgegen. Ein solches Interesse kann sich insbesondere aus einer bereits erfolgten oder konkret beabsichtigten markenmäßigen Benutzung des Zeichens ergeben. Der Nachweis eines eigenen Benutzungswillens schließt die Bösgläubigkeit jedoch nicht zwangsläufig aus, sofern gleichzeitig eine Behinderungsabsicht als wesentliches Motiv festgestellt werden kann.[13]
Feststellungslast und Beweisführung
Die Feststellungslast für das Vorliegen der schlüssigen und übereinstimmenden Indizien, die die Bösgläubigkeit begründen, liegt beim Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren.[14]
Sind die vorgetragenen Umstände geeignet, die Gutgläubigkeitsvermutung zu erschüttern, trifft den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast: Er hat plausible Erklärungen zu seinen Absichten und der wirtschaftlichen Logik der Anmeldung zu liefern.[15] Für Löschungsverfahren gelten insoweit erhöhte Anforderungen an die Sachaufklärung, da subjektive und unternehmensinterne Umstände häufig entscheidungserheblich sind und von Amts wegen nicht vollständig festgestellt werden können.[16]
[1] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1054 f.; zur fehlenden Ausschlussfrist s. Rn. 1058 f.
[2] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1114.
[3] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1079 f.
[4] EuGH, Urteil vom 11.06.2009 – C-529/07 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.
[5] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1115 f.
[6] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1125.
[7] EuGH, Urteil vom 11.06.2009 – C-529/07 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.
[8] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1119 f.
[9] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1122.
[10] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1124.
[11] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1117.
[12] BGH,11.09.2025, I ZB 6/25 - Testarossa., amtlicher Leitsatz 2 c).
[13] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1116, Rn. 1136 ff.
[14] BGH,11.09.2025, I ZB 6/25 - Testarossa., amtlicher Leitsatz 2 b).
[15] BGH,11.09.2025, I ZB 6/25 - Testarossa., amtlicher Leitsatz 2 b).
[16]Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1070.
