Die Markenerschleichung als Fallgruppe der bösgläubigen Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zeichnet sich dadurch aus, dass die Eintragung der Marke nicht durch eine sachlich unberechtigte Behinderungsabsicht, sondern durch einen gezielten Missbrauch verfahrensrechtlicher Möglichkeiten oder eine Umgehung materiell-rechtlicher Schranken herbeigeführt wird. Die Markenerschleichung führt zur Nichtigkeit der Anmeldung. Eine bereits eingetragene (erschlichene) Marke kann auf Antrag gelöscht werden.
Grundlagen
Die Markenerschleichung ist eine Fallgruppe der bösgläubigen Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (absolutes Schutzhindernis). Diese ist nicht auf eine bestimmte Behinderungsabsicht gegenüber einem Dritten gerichtet, sondern knüpft an die Art und Weise der Erlangung des Markenschutzes selbst an: Der Anmelder bedient sich eines verfahrens- oder materiell-rechtlich missbräuchlichen Weges, um eine Eintragung zu erlangen, die ihm bei ordnungsgemäßem Vorgehen nicht zustünde.[1]
Eine Besonderheit der Markenerschleichung liegt darin, dass sie unabhängig von anderen absoluten Schutzhindernissen greift. Selbst wenn das Zeichen des Anmelders bei ordnungsgemäßer Prüfung schutzfähig wäre, aber die Art der Erlangung des Markenschutzes missbräuchlich ist, kann Bösgläubigkeit vorliegen.[2] Umgekehrt schließt das Vorliegen anderer absoluter Schutzhindernisse die Bösgläubigkeit nicht aus: Beide Rechtsgrundlagen stehen selbstständig nebeneinander und können kumulativ zur Anwendung kommen.
Entscheidend für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist nicht, ob die angemeldete Marke materiell die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit erfüllt, sondern ob der Anmeldung wegen besonderer Umstände eines zu missbilligenden Verhaltens des Anmelders widersprochen werden muss.
Voraussetzungen
1. Übersicht
Eine bösgläubigen Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG durch Markenerschleichung liegt unter den folgenden Voraussetzungen vor:
Checkliste Markenerschleichung
- Täuschungshandlung oder Umgehungsgestaltung
- Kenntnis des Anmelders
Täuschungshandlung oder Umgehungsgestaltung
Kern der Markenerschleichung ist stets ein planmäßiges Verhalten des Anmelders, das darauf abzielt, einen Markenschutz zu erlangen, dem ein materiell-rechtliches oder verfahrensrechtliches Hindernis entgegensteht.
Dies kann durch aktive Täuschung des Markenamts über entscheidungserhebliche Tatsachen geschehen – etwa durch Vorlage manipulierter demoskopischer Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung oder durch unzutreffende Angaben zu einem Benutzungswillen –, ebenso aber durch die missbräuchliche Ausnutzung verfahrensrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere durch die wiederholte Neuanmeldung einer Marke, um die gesetzliche Benutzungslast zu umgehen. Bösgläubig kann dabei nicht bereits die Anmeldung einer schutzunfähigen Marke sein, sondern erst, wenn die Anmeldung „als solche – nicht nur die Marke“ – als sittenwidrig zu bewerten ist.[3]
Kenntnis des Anmelders
Bösgläubigkeit setzt auf subjektiver Seite voraus, dass der Anmelder die tatsächlichen Umstände kannte oder kennen musste, aus denen sich das zu missbilligende Verhalten ergibt.[4]
Wer eine Marke anmeldet, deren Schutzfähigkeit er bezweifelt oder verneint, handelt grundsätzlich nicht bösgläubig; er nimmt lediglich das Recht in Anspruch, die Eintragungsfähigkeit durch die zuständige Behörde überprüfen zu lassen. Die Entscheidung über Eintragungshindernisse obliegt allein dem DPMA als Prüfungsbehörde.[5]
Bösgläubigkeit erfordert vielmehr, dass der Anmelder in Kenntnis aller relevanten Umstände gezielt eine Eintragung anstrebt, die ihm bei vollständiger und wahrheitsgemäßer Offenlegung nicht gewährt worden wäre; bloße Nachlässigkeit oder fehlerhafte rechtliche Einschätzung genügen nicht.
Praxisfälle
Wiederholungsanmeldungen zur Umgehung der Benutzungslast
Die in der Praxis wohl bedeutsamste Erscheinungsform der Markenerschleichung ist die Wiederholungsanmeldung: Der Markeninhaber, dessen Marke nach fünfjähriger Nichtbenutzung verfallsgefährdet ist (vgl. § 49 MarkenG), meldet die identische oder eine nahezu identische Marke für dieselben Waren oder Dienstleistungen neu an, um die Benutzungsschonfrist erneut in Lauf zu setzen.
Das DPMA und die Rechtsprechung qualifizieren solche Anmeldungen regelmäßig als bösgläubig, sofern ihnen kein genuiner Benutzungswille zugrunde liegt und die Neuanmeldung erkennbar darauf abzielt, die gesetzliche Benutzungslast zu umgehen.[6]
Nicht jede Wiederholanmeldung ist per se bösgläubig. Entscheidend ist stets die Gesamtabwägung aller Umstände, insbesondere das Vorliegen oder Fehlen eines ernsthaften eigenen Benutzungswillens.[7]
Erschleichung durch falsche Angaben gegenüber dem DPMA
Gibt der Anmelder gegenüber dem Markenamt einen Benutzungswillen an oder erweckt er diesen Eindruck, obwohl er von vornherein nicht beabsichtigt, die Marke rechtserhaltend zu benutzen, liegt Markenerschleichung vor.[8]
Dasselbe gilt, wenn der Anmelder manipulierte Unterlagen vorlegt, etwa gefälschte demoskopische Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung, um eine Eintragung zu erschleichen, die ihm bei wahrheitsgemäßen Angaben nicht gewährt worden wäre.[9]
Demgegenüber begründet bloße Interessenvertretung durch politische Lobbyarbeit gegenüber dem DPMA noch keine Bösgläubigkeit. Erforderlich ist stets eine sachfremde Einflussnahme, die den Charakter einer Täuschung oder unzulässigen Beeinflussung annimmt.[10]
Missbräuchliche Inanspruchnahme von Priorität oder Seniorität
Eine weitere Erscheinungsform ist die missbräuchliche Inanspruchnahme einer Priorität, etwa indem eine Auslandspräferenz geltend gemacht wird, obwohl die Voraussetzungen des Art. 4 PVÜ nicht erfüllt sind, oder indem eine Seniorität auf der Grundlage einer bereits löschungsreifen Marke beansprucht wird. In solchen Konstellationen besteht der Erschleichungsvorwurf darin, dass der Anmelder durch eine manipulative Gestaltung des Anmeldeverfahrens einen zeitlichen Vorrang erlangt, der ihm materiell-rechtlich nicht zusteht.[11]
Abgrenzung zu anderen Fallgruppen der Bösgläubigkeit
Die Markenerschleichung ist von den übrigen Fallgruppen der Bösgläubigkeit abzugrenzen, wenngleich die Übergänge fließend sind:
Fehlender Benutzungswille: Während die Fallgruppe des fehlenden Benutzungswillens auf das Motiv der Behinderung Dritter abstellt, betont die Markenerschleichung den Missbrauch des Anmeldeverfahrens selbst; beide Fallgruppen können kumulativ vorliegen.[12]
Störung fremden Besitzstandes: Die Störung eines fremden Besitzstandes setzt einen schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten voraus; die Markenerschleichung ist demgegenüber drittunabhängig und greift auch dann, wenn kein fremder Vorbesitzstand betroffen ist.[13]
Zweckfremder Markeneinsatz: Der zweckfremde Einsatz im Wettbewerbskampf knüpft an die missbräuchliche Durchsetzung einer formal bestehenden Marke an; die Markenerschleichung setzt bereits bei der Erlangung des Markentitels an.[14]
[1] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1154.
[2] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1155.
[3] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1154.
[4] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1079 ff.
[5] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1155.
[6] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1098 ff.; BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/06 – Ivadal, Rn. 20 –25.
[7] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1099.
[8] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1084 ff., Rn. 1157.
[9] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1157.
[10] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1157.
[11] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1157.
[12] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1061, Rn. 1084 ff.
[13] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1061, Rn. 1113 ff.
[14] Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1061, Rn. 1143 ff.
