Typische Regelungen einer Abgrenzungsvereinbarung sind u.a. die Benennung der betroffenen Kennzeichen als grundlegende Sachverhaltsbestimmung bzw. Festlegungen zum Gegenstand der Vereinbarung, Beschränkungen, der Ausschluss des Widerspruchs, Regelungen zur zeitlichen Geltung sowie schließlich Fragen der Kosten.
Kennzeichen
In der Abgrenzungsvereinbarung muss zunächst der zugrunde liegende Sachverhalt bzw. die relevanten Kennzeichen (insbesondere Marken, aber auch z.B. Unternehmenskennzeichen, Titel, geografische Herkunftsangaben etc.) eindeutig definiert werden. Im Fall von zwei kollidierenden Marken sollten die Marken als Gegenstand der Vereinbarung exakt bezeichnet werden. Insbesondere sind die Registernummern der Marken zu benennen. Empfehlenswert ist ferner, Registerauszüge als Anlage der Abgrenzungsvereinbarung beizufügen.
Häufig ist der Inhaber der prioritätsälteren Marke Inhaber weiterer Marken bzw. eines größeren Markenportfolios, welche ebenfalls in Kollision zur prioritätsjüngeren Marke treten können. Diese Marken sollten ebenfalls Gegenstand Abgrenzungsvereinbarung sein und genau bezeichnet werden.
Wie bereits erwähnt, muss das prioritätsältere Recht nicht unbedingt ein Markenrecht sein. Vielmehr ist es möglich, dass der Inhaber der prioritätsälteren Rechte seine Rechte z.B. auf ein Unternehmenskennzeichen gem. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG stützt oder Titelschutz gem. § 5 Abs. 3 MarkenG in Anspruch nimmt. Diese Rechte können ebenfalls Gegenstand einer Abgrenzungsvereinbarung sein und sind dann als Gegenstand der Abgrenzungsvereinbarung genau zu bezeichnen.
Prioritätsjüngere Kennzeichenrechte können (wie häufig) aus einer Markenanmeldung resultieren. Eine Markenanmeldung ist allerdings nicht zwingend erforderlich. Vorstellbar ist auch, dass der Inhaber der prioritätsjüngeren Rechte eine Markenanmeldung (noch) nicht vorgenommen hat. So kann etwa die reine Benutzung als (Firmen-) Name oder als Domain angestrebt sein. Auch in diesen Fällen ist darauf zu achten, dass die in Frage stehende Bezeichnung sowie Form, Inhalt und Reichweite ihrer Benutzung genau definiert werden.
Beispiel:
§ 1 Kennzeichen
1. Der Inhaber ist an folgenden Kennzeichen berechtigt:
a. eingetragene Marken:
geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]
Wiedergabe der Marke: [Marke 1]
Registernummer: [Registernr. / Az.]
Priorität: [Datum]
Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]
geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]
Wiedergabe der Marke: [Marke 2]
Registernummer: [Registernr. / Az.]
Priorität: [Datum]
Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]
[ggf. weitere Marken...]
Registerauszüge sind als Anlage 1 beigefügt.
b. Unternehmenskennzeichen:
[Unternehmenskennzeichen 1]
2. Der Anmelder beansprucht die folgenden Marken:
geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]
Wiedergabe der Marke: [Marke 1]
Registernummer: [Registernr. / Az.]
Anmeldedatum: [Datum der Markenanmeldung]
Eintragungsdatum: [Datum der Markeneintragung]
Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]
geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]
Ein Registerauszug ist als Anlage 2 beigefügt.
Beschränkungen
Der Anmelder oder Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichens ist häufig in der schwächeren Verhandlungsposition. Er trägt das Risiko des umfassenden Verlustes seiner Kennzeichenrechte schon allein aufgrund der Priorität, falls der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens aus diesem gegen das prioritätsjüngere Kennzeichen vorgeht. Er wird deshalb Verpflichtungen unterschiedlichen Umfangs akzeptieren, welche auf eine Beschränkung des prioritätsjüngeren Kennzeichens hinauslaufen.
Zunächst ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu nennen. Der Anmelder verzichtet gegenüber dem Markenregister ganz oder teilweise auf einzelne Markenklassen oder Beschreibungen. Bei der Vertragsgestaltung erscheint eine positive Formulierung der verbleibenden Klassen vorzugswürdig mit gleichzeitigen (klarstellenden) Verzicht auf alle weiteren Klassen.
Ergänzend sollte eine Regelung für etwaige zukünftige Markenanmeldungen des Inhabers der prioritätsjüngeren Rechte aufgenommen werden. Klarzustellen ist insoweit, dass auch diese der Abgrenzungsvereinbarung unterfallen und nur im abgestimmten Umfang erfolgen dürfen.
Soweit in der Formulierung des Vertragstextes auf „verwechselbar ähnliche Bestandteile“ abgestellt wird, oder eine vergleichbare Formulierung verwendet wird, erweitert diese den Anwendungsbereich der Abgrenzungsvereinbarung zugunsten des Inhabers der prioritätsälteren Rechte.
Formulierungsbeispiel:
„[...] mit den in § 1 genannten Bestandteilen der Marke des Inhabers oder hierzu verwechselbar ähnliche Bezeichnungen nur [...]“
Mit dieser Formulierung verpflichtet sich der Anmelder, sowohl identische Zeichen als auch zu den vertragsgegenständlichen Zeichen verwechselbar ähnliche Zeichen nur im vertraglichen Rahmen anzumelden und zu benutzen. Da der Altinhaber allerdings auch in Bezug auf solche verwechselbar ähnlichen Bezeichnungen ggf. einen Unterlassungsanspruch hat, empfiehlt es sich, die Klausel entsprechend zu formulieren, nicht zuletzt, um Unklarheiten zu vermeiden.
Schließlich können Regelungen berücksichtigt werden, mit welchen sich der Anmelder verpflichtet, seinerseits nicht gegen den Inhaber der prioritätsälteren Rechte vorzugehen. Neben dem Verzicht auf eine Löschungsklage kann dabei auch Berücksichtigung finden, dass der Inhaber der prioritätsälteren Rechte möglicherweise zukünftig sein Markenportfolio erweitern und hierbei Neueintragungen vornehmen möchte, welche Auswirkung auf die mit der Abgrenzungsvereinbarung geregelten Markenkonstellation haben kann. Hierbei kann sich der Anmelder verpflichten, aus seiner Eintragung nicht gegen bestehende Eintragungen oder etwaige Neueintragungen des Altinhabers vorzugehen (Vorrechtsvereinbarung). Nichtangriffsverpflichtungen und Vorrechtsvereinbarungen sind für den jeweiligen Einzelfall kritisch unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Jedenfalls ein Verzicht auf die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse sollte bei der Vertragsgestaltung ggf. vermieden werden, da entsprechende Klauseln kartellrechtswidrig sein können.[1]
Neueintragungen des (bisherigen) Altinhabers wären dann prioritätsjünger als die Kennzeichenrechte des (derzeit noch) prioritätsjüngeren Anmelders. Sollte tatsächlich eine Verwechslungsgefahr bestehen, könnte der neueintragende Anmelder grundsätzlich gegen (weitere, noch spätere) Neuanmeldungen des Altinhabers Widerspruch einlegen. Dies gilt es mit der genannten Regelung zu verhindern. Den größtmöglichen Spielraum erhält der Altinhaber dabei dadurch, dass er auch zu seinen Zeichen verwechselbar ähnliche Bezeichnungen neu anmelden bzw. eintragen darf und nur die Anmeldung bzw. Eintragung identischer Zeichen verboten wird.
Gesamtbeispiel:
§ 2 Beschränkungen
1. Der Anmelder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen beschränken und die aus dieser Anmeldung resultierende Marke nur für diese Waren und Dienstleistungen benutzen:
[Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung]
[Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung]
[…]
2. Der Anmelder verpflichtet sich, alle weiteren, über die vorgenannten Waren/Dienstleistungen hinausgehenden Waren und Dienstleistungen aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der in § 1 wiedergegebenen Marken zu streichen.
3. Der Anmelder verpflichtet sich, weitere oder zukünftige Marken und/oder Unternehmenskennzeichen und/oder Domainnamen oder sonstige Kennzeichnen mit den in § 1 genannten Bestandteilen der Marke des Inhabers oder hierzu verwechselbar ähnliche Bezeichnungen nur unter den in den Absätzen (1) und (2) genannten Voraussetzungen zu benutzen und/oder neu anzumelden.
Ausschluss Widerspruch
Spiegelbildlich zur regelmäßig schwächeren Verhandlungsposition des Anmelders hat der Inhaber der prioritätsälteren Rechte häufig die stärkere Verhandlungsposition. Allerdings wird auch der Altinhaber gewisse Zugeständnisse machen, damit es überhaupt zu einem Vertragsschluss kommen kann.
Die zentrale Verpflichtung des Inhabers der prioritätsälteren Rechte besteht darin, die Anmeldung oder Eintragung seines Vertragspartners im abgestimmten, regelmäßig eingeschränkten Umfang zu akzeptieren.
Falls bereits (fristwahrend) Widerspruch gegen eine Markenanmeldung eingelegt wurde, verpflichtet sich der Altinhaber zudem zur Rücknahme des Widerspruchs.
Beispiel:
§ 3 Ausschluss Widerspruch
1. Der Inhaber verpflichtet sich, die Benutzung, Registrierung und/oder Neuanmeldung der in § 1 genannten Bezeichnung durch den Anmelder in dem in § 2 beschriebenen Umfang zu dulden und insoweit keine Rechte gegen den Anmelder herzuleiten, insbesondere keinen Widerspruch zu erheben, sollte der Anmelder die genannte Bezeichnung unter den genannten Voraussetzungen benutzen, registrieren oder neu anmelden.
2. Falls bereits ein Widerspruch erfolgt ist, wird der Inhaber seinen Widerspruch gegen die Marken des Anmelders gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises über die erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wie in § 2 genannt zurücknehmen.
Zeitliche Geltung
Die zeitliche Geltung kann beliebig gestaltet werden. Regelmäßig dürfte eine parallel zu den geregelten Kennzeichenrechten laufende Vertragslaufzeit sinnvoll sein, damit der zugrundeliegende Konflikt nicht nach Vertragsablauf bei fortbestehenden Kennzeichenrechten wiederauflebt.
Beispiel:
§ 4 Geltungsdauer
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung erlöschen zu dem Zeitpunkt, an dem die in 149 genannten Kennzeichenrechte des Inhabers vollständig erloschen sind.
Kosten
Häufig tragen die Parteien ihre jeweiligen Kosten für den Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung selbst.
Kosten für einen ggf. eingelegten Widerspruch können individuelle verteilt werden, z.B. auch dem Prioritätsjüngerem als Veranlasser auferlegt werden.
Beispiel:
§ 5 Kosten
Die Vertragsparteien tragen ihre Kosten, einschließlich der Kosten dieser Vereinbarung, jeweils selbst.
[1] Weitere Einzelheiten: Wolf, Maik, Markenabgrenzungsvereinbarungen, Nichtangriffsverpflichtungen und Vorrechtserklärungen, NZKart 2015, 90.
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