Typische Regelungen eines ausschließlichen Markenlizenzvertrags sind u.a. Ausübungsverpflichtungen, die - kartellrechtlich besonders wichtige - Revisionsklausel, Regelungen zu Verfügungen des Lizenzgebers, Einrtargung der Lizenz und Fragen der Streitschlichtung.
Übersicht
Unter Zugrundelegung der typischen Vertragsinhalte eines Markenlizenzvertrages gestalten sich die typischen Regelungen eines ausschließlichen Markenlizenzvertrags wie nachfolgend dargestellt. , Es sind hierbei nur die neuen und abweichenden Regelungen dargestellt. Wegen der sonstigen Regelungen wird auf die anderweitigen Ausführungen verwiesen.
Grundlagen
Die grundlegenden Regelungen des Lizenzvertrages entsprechen im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.
Abweichungen bestehen allerdings im zentralen Aspekt der Art der Lizenz. Es wird eine ausschließliche Lizenz vereinbart.[3]
Bei der Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz sollte diese selbst nochmals im Vertrag definiert werden, da die Terminologie der Lizenzarten nicht immer einheitlich verwendet wird und ein entsprechendes Fehlverständnis vermieden werden muss.
Durchführung des Vertrags
Regelungen einfache Lizenzen
Die Regelungen zur Durchführung des Lizenzvertrages entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags und der Nutzungsgestattung. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.
Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen die Vertragsbedingungen der vorgenannten einfachen Lizenzverträge.
Ausübungsverpflichtung
Der Lizenznehmer sollte tunlichst zur Ausübung der ihm eingeräumten Nutzungsrechte verpflichtet werden. Dies ist aufgrund des besonderen Charakters des ausschließlichen Lizenzvertrags erforderlich, der eine weitgehende Übertragung der Nutzungsrechte an den Lizenzgeber unter Ausschluss Dritter und regelmäßig auch des Lizenzgebers beinhaltet.
Ohne die Vereinbarung einer – idealerweise auch sanktionierte – Ausübungsverpflichtung besteht wie bereits oben erwähnt die Gefahr, dass der Lizenzgeber die ihm eingeräumte Lizenz ungenutzt „in der Schublade verschwinden lässt. Dies kann für den Lizenzgeber erhebliche negative rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben (s.o.).
Die Ausübungspflicht ist insbesondere bei Umsatz- oder Stücklizenzen relevant. Sie kann ausdrücklich geregelt und auf die jeweilige Ausgestaltung der Lizenzzahlungen abgestimmt werden.
Alternativ und sehr wirksam kann man eine Ausübungsverpflichtung allerdings durch die Gestaltung der Lizenzgebühren selbst steuern. Die Verpflichtung zur Zahlung einer hohen Vorauszahlung (Upfront-Zahlung) etwa stellt einen erheblichen Anreiz für den Lizenznehmer dar, die Nutzungsrechte auch tatsächlich auszuüben.
Weiterhin kann neben Kündigungsrechten ggf. für den Fall der Nichtausübung der Nutzungsrechte innerhalb eines bestimmten Zeitraums auch vereinbart werden, dass die zunächst ausschließliche Lizenz in eine einfache Lizenz umgewandelt wird.
Beispiel:
§ 5 Ausübungsverpflichtung
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, diese Lizenz mindestens in dem Maße auszuüben, dass die Vertragsmarken für die Vertragsprodukte rechtserhaltend benutzt werden.
Revisionsklausel Marktanteile
Mit der Revisionsklausel wird die Kartellrechtswirksamkeit vertraglich abgesichert. Sie verpflichtet die Vertragsparteien, die erstmalig ermittelten und in der Präambel dokumentierten Marktanteile regelmäßig zu überprüfen und eventuell erforderliche Maßnahmen vorzunehmen.[6]
Beispiel:
§ 13 Revisionsklausel Marktanteile
1. Die Parteien gehen bei Abschluss dieses Vertrages übereinstimmend davon aus, dass ihre jeweiligen Marktanteile den in der Präambel genannten entsprechen; die Parteien sind sich aber bewusst, dass die Ermittlung der Marktanteile im Wesentlichen durch Dritte erfolgt ist und nur zu einem geringen Teil auf den Angaben der Vertragsparteien beruht. Die Vertragsparteien haften daher einander nicht für die Richtigkeit der in der Präambel genannten Marktanteile. Für die Richtigkeit der von ihnen gemachten Angaben haften die Vertragsparteien einander nach den Grundsätzen der §§ 311 Abs. 2 Nr. 1, 280 BGB, soweit diese Angaben die ermittelten Marktanteile wesentlich beeinflusst haben, nämlich um wenigstens 5 % oder in der Weise, dass der Marktanteil von Anfang an über 30 % lag. Dies gilt auch für die tatsächlichen Angaben jeder Partei zu den sachlich relevanten Märkten, wobei eine Haftung für die Richtigkeit der Bestimmung der sachlich relevanten Märkte selbst ausgeschlossen ist.
2. Die Parteien verpflichten sich dazu, ihre jeweiligen Marktanteile auf den in der Präambel genannten sachlichen Märkten intern ständig und einmal jährlich bis spätestens 30. Juni auf der Basis der dann jeweils aktuellen statistischen Daten für das vorhergehende Kalenderjahr zu überprüfen und die Beurteilung der anderen Vertragspartei bis spätestens 15. Juli eines jeden Kalenderjahres mitzuteilen.
3. Ergibt diese Prüfung, dass die Marktanteile so steigen, dass für das folgende Kalenderjahr unter Anwendung der Grundsätze des Art. 7 lit. d bis f. VO (EU) Nr. 330/2010 der Kommission die Freistellung des Vertrages entfiele, so steht keiner der Parteien ein Sonderkündigungsrecht oder ein Anspruch auf eine Anpassung anderer Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere über die geschuldeten Vergütungen, zu; die Anwendung von § 313 BGB wird ausgeschlossen. Die Parteien verpflichten sich, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, in denen die Parteien diesen Vertrag so abändern werden, dass die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aller seiner Bestimmungen sichergestellt ist und sich hieraus ergebende wirtschaftliche Nachteile der Parteien angemessen kompensiert werden. Für den Fall, dass die Parteien keine Einigung erzielen, endet der Vertrag mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Freistellung nach Maßgabe von Art. 7 lit. d bis f. VO (EU) Nr. 330/2010 der Kommission endet. Eine automatische Verlängerung des Vertrages ist in diesem Fall ausgeschlossen.
4. Die Bestimmungen dieses Vertrages über die Teilunwirksamkeit bleiben unberührt.
Besondere Rechte und Pflichten
Regelungen einfache Lizenzen
Die Regelungen der besonderen Rechte und Pflichten entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags und der Nutzungsgestattung. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.
Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen bei der ausschließlichen Lizenz die Vertragsbedingungen der einfachen Lizenzen.
Verfügungen Lizenzgeber
Spiegelbildlich zu den Beschränkungen des Lizenznehmers können auch die Verfügungsmöglichkeiten des Lizenzgebers beschränkt werden. Hintergrund dabei ist insbesondere die Überlegung, dass sich der Lizenznehmer nicht unbedingt mit ihm fremden Dritten über Abrechnungsmodalitäten und weitere, teilweise auch vertrauliche Details aus dem Lizenzvertrag auseinandersetzen möchte.
Beispiel:
§ 17 Verfügungen Lizenzgeber
1. Der Lizenzgeber ist nicht berechtigt, die Lizenzmarken zu verpfänden oder zum Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts zu machen.
2. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, den Lizenznehmer von der Übertragung der durch die Eintragung der Lizenzmarken begründeten Rechte auf andere zu unterrichten.
Eintragung der Lizenz
Soweit Marken lizenziert werden, kann eine Regelung über die Eintragung der Lizenz in das Register getroffen werden. Die Eintragungsmöglichkeit ergibt sich aus § 30 Abs. 6 MarkenG, Art. 25 UMV. Im Lizenzvertrag werden sodann die Modalitäten der Eintragung geregelt.
Externe Rechtsstreitigkeiten
Die Regelungen zu externen Rechtsstreitigkeiten entsprechen denen des einfachen Lizenzvertrags. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.
Schlussbestimmungen
Regelungen einfache Lizenzen
Die Schlussbestimmungen entsprechen zunächst im Wesentlichen denen des einfachen Lizenzvertrags und der Nutzungsgestattung. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit verwiesen werden.
Die nachfolgend genannten Komplexe ergänzen die Schlussbestimmungen der einfachen Lizenzen.
Streitigkeiten und Streitschlichtung
Abweichend vom ordentlichen Rechtsweg können alternative Wege zur Streitbeilegung vereinbart werden. Zu nennen sind etwa
- Schlichtungsverfahren der WIPO
- Schiedsgerichtsverfahren der WIPO
- beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO
- Schlichtungsverfahren der WIPO mit für den Fall mangelnder Beilegung der Streitigkeit nachfolgendem Schiedsgerichtsverfahren
- ordentlichen Gerichtsverfahren
[6] Vgl. auch Fezer, Niebel, Hdb. d. Markenpraxis, 3. Aufl. 2016 *, II. 1 C., Rn. 255 ff.
[14] Schertz, Merchandising Verträge, in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl. 2020 *, § 79 Rn. 6 m. w. N.
[15] Vgl. Pfaff / Osterrieth, Büchner, Lizenzverträge, 4. Aufl. 2018 *, Rn. 602.
[16] Ein Beispiel für einen Merchandising-Vertrag findet sich etwa bei Pfaff/Osterrieth, Büchner, Lizenzverträge, 4. Aufl. 2018 *, VI. Merchandising License Agreement.
[17] Weitere Einzelheiten und Beispiele bei Fezer, Niebel, Hdb. d. Markenpraxis, 3. Aufl. 2016 *, MarkenG § 3 II 1 G.
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