Einfacher Markenlizenzvertrag - typische Regelungen

Typische Regelungen eines einfachen Markenlizenzvertrags betreffen u.a. die Lizenzeinräumung, Vereinbarung von Lizenzgebühren, Regelungen zu Vertragsdauer und Kündigung, die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Lizenzmarke, die Definition und Sicherstellung der Qualität, Buchführungspflichten, Abrechung und Fälligkeit, Steuerfragen, Gewährleistung, Haftungsausschluss und Unterlizenzen. Außerdem werden typischerweise Regelungen zum Umgang mit externen Rechtsstreitigkeiten getroffen. Dies betrifft u.a. die Verteidigung der Lizenzmarke gegen Verletzungen durch Dritte, Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarke oder gegen die Benutzung der Lizenmarke sowie den Umgang mit Widersprüchen, Löschungsanträgen und Löschungsklagen.

Übersicht

Unter Zugrundelegung der typische Vertragsinhalte eines Markenlizenzvertrags gestalten sich die typischen Regelungen eines einfachen Markenlizenzvertrags wie nachfolgend dargestellt. Die bereits anderweitig dargestellten Einzelregelungen (in der Abbildung in grauer Schrift dargestellt) sind ebenfalls Bestandteil des Vertrags, werden aber zur Vermeidung von Wiederholungen nicht nochmal gesondert dargestellt.

Grundlagen

Lizenzeinräumung

Die Übertragung der Rechte sollte ausdrücklich geregelt werden. Hierbei sollte auch die Lizenzart ausdrücklich festgelegt werden. Die Lizenzart sollte im Vertrag selbst zudem nochmals definiert werden, da die entsprechende Terminologie uneinheitlich ist und zu Missverständnissen führen kann.

Außerdem können im Zusammenhang mit der Lizenzeinräumung weitere Beschränkungen festgelegt werden. Vor allem Regelungen zu räumlichen Beschränkungen bieten sich insoweit an.

Sofern es an einer ausdrücklichen Regelung zum räumlichen Geltungsbereich des Lizenzvertrages fehlt, umfasst die Lizenzierung im Zweifel das gesamte Gebiet, in dem die Marke gültig ist. Bei einer deutschen Marke wäre dies die Bundesrepublik Deutschland. Bei einer Unionsmarke könnte durch Auslegung die gesamte EU als Vertragsgebiet zu ermitteln sein.

§ 2 Lizenzeinräumung

1. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer hiermit das nicht-ausschließliche, einfache Recht ein, die Marken für die Vertragsprodukte zu verwenden. Die Einräumung der Lizenz erfolgt für  

• • die Bundesrepublik Deutschland,  
  • [ggf. weitere Länder]  

(nachfolgend „Vertragsgebiet“). 

2. Der Lizenznehmer ist insbesondere berechtigt, 

• • die Lizenzmarken auf den Vertragsprodukten oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen; 
  • die Lizenzmarken in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Vertragsprodukte zu benutzen; 
  • sein Unternehmen und seine Niederlassungen mit der Lizenzmarke zu bezeichnen, soweit dabei der Zusatz „Partner“ oder vergleichbar benutzt wird; 
  • […] 

3. Der Lizenznehmer ist darüber hinaus nicht berechtigt, die Lizenzmarken als Bestandteil seiner Firma, als besondere Bezeichnung seines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens oder in sonstiger Weise als Zeichen zur Unterscheidung seines Geschäftsbetriebs zu benutzen. Der Lizenznehmer ist weiterhin nicht berechtigt, die Lizenzmarken als Bestandteil einer Internet-Domain oder als Toplevel-Domain zu nutzen. 

4. Nicht-Ausschließlichkeit bzw. einfaches Recht im Sinne dieses Vertrages bedeutet, dass der Lizenzgeber das Recht zur Verwendung der Lizenzmarken im Vertragsgebiet für die Vertragsprodukte auch anderen als dem Lizenznehmer einräumt und auch selbst die Lizenzmarken im Vertragsgebiet für die Vertragsprodukte verwenden wird. 

Lizenzgebühren

Lizenzgebühren können auf unterschiedliche Art ermittelt und vereinbart werden, z.B.  als Umsatzlizenz:

§ 3 Lizenzgebühren

1. Der Lizenznehmer zahlt an den Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von  

[…] % auf die Nettoverkaufserlöse.  

2. Die Nettoverkaufserlöse von Tochtergesellschaften der Lizenznehmerin werden der Lizenznehmerin zugeordnet, unabhängig davon, ob ein ausdrücklicher Unterlizenzvertrag geschlossen wurde. 

3. „Nettoverkaufserlöse“ bedeutet die vom Lizenznehmer seinen Abnehmern in Rechnung gestellten Preise abzüglich Mehrwertsteuer, Rabatte, sonstige handelsübliche Nachlässe und Fremdkosten. 

4. Die Lizenzgebühren verstehen sich ausschließlich etwa anfallender Umsatzsteuer. 

Vertragsdauer, Kündigung

Der Lizenzgeber kann und sollte die Laufzeit des Lizenzvertrages regeln. Dabei handelt es sich um eine weitere Beschränkung des Umfangs. Die Vertragslaufzeit kann jeweils den individuellen Bedürfnissen der Parteien angepasst werden. In der Praxis wird die erste Laufzeit häufig auf zunächst ca. drei Jahre begrenzt, um dem Lizenznehmer zwar eine gewisse Anlaufzeit zu gewähren, gleichzeitig aber den Lizenzgeber nicht unzumutbar lange an einen eventuell wirtschaftlich sehr schwachen Lizenzpartner zu binden. 

Im Vertrag sollte sich auch eine Regelung zur außerordentlichen Kündigung finden. Dabei sollten Beispiele für Pflichtverletzungen aufgeführt werden, die so vehement sind, dass eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sein soll. Die Beispiele können so formuliert sein, dass sie für beide Vertragsparteien gleichermaßen gelten. Vorstellbar sind auch einseitige Beispiele. Für den Lizenznehmer könnte als außerordentlicher Kündigungsgrund etwa ein bestimmtes Verhalten des Lizenzgebers definiert werden, welches zu einer nicht tolerablen Schädigung des Ansehens der Marke führt.

Beispiel:

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung

1. Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft.

2. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

3. Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden, frühestens jedoch nach Ablauf drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages.

4. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

5. Der Vertrag kann von jeder Partei ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Umstände eintreten, die unter Berücksichtigung von Inhalt und Zweck des Vertrages einer oder beiden Vertragsparteien eine weitere Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar machen.

6. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt für beide Parteien vor, wenn

• • die andere Vertragspartei die ihr obliegenden Pflichten gröblich verletzt;
  • die andere Vertragspartei in Zahlungsschwierigkeiten oder Vermögensverfall gerät, oder über ihr Vermögen ein Verfahren zur Schuldenregelung eröffnet wird (z.B. Vergleich, Konkurs) oder wenn diese Partei in Liquidation tritt.

7. Mit der Beendigung dieses Markenlizenzvertrages endet das Recht des Lizenznehmers, die Lizenzmarken zu benutzen.

Durchführung des Vertrags

Aufrechterhaltung der Lizenzmarken

Im Lizenzvertrag sollte der Lizenzgeber zur Aufrechterhaltung der Marke verpflichtet werden. Insbesondere die Pflicht zur Zahlung von Verlängerungsgebühren und etwaigen sonstigen Aufwendungen wie Recherche- oder Anwaltskosten und eine Verteidigung der Vertragsmarke gegenüber Dritten sollte geregelt werden.

Beispiel:

§ 5 Aufrechterhaltung der Lizenzmarken

Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Lizenzmarken aufrechtzuerhalten, insbesondere die Verlängerung der Schutzdauer der Lizenzmarken zu erwirken. Die mit der Aufrechterhaltung der Lizenzmarken verbundenen Gebühren und Kosten, insbesondere amtliche Gebühren und etwaige Rechtsanwalts- oder Patentanwaltskosten oder Kosten von Markenagenten oder sonstigen Vertretern trägt der Lizenzgeber. 

Gestaltung, Lizenzvermerk

Wegen Regelungen zur Gestaltung der Marke und zu Lizenzvermerken wird auf die anderweitigen Ausführungen verwiesen.

Beispiel:

§ 6 Gestaltung, Lizenzvermerk

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Lizenzmarken nur in der eingetragenen Form zu benutzen. Insbesondere hat der Lizenznehmer die Lizenzmarken in der farblichen Gestaltung zu benutzen, wie sie registriert sind. Falls im Einzelfall eine mehrfarbige Darstellung der Lizenzmarken aus technischen Gründen nicht möglich ist, hat die Darstellung der Lizenzmarken in schwarz/weiß zu erfolgen. 

2. Für die Zwecke dieses Vertrages gilt die Benutzung der Lizenzmarken in einer Form, die von der Eintragung abweicht, auch dann nicht als zulässige Benutzungsform im Sinne dieses Markenlizenzvertrages, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Lizenzmarken nicht verändern. 

3. Der Lizenznehmer ist, soweit technisch möglich, verpflichtet, bei der schriftlichen Benutzung der Lizenzmarken, insbesondere auf den Lizenzprodukten oder ihrer Aufmachung oder Verpackung sowie in der Werbung, einen Lizenzvermerk anzubringen. Soweit nicht im Einzelfall durch besondere Umstände Abweichungen gerechtfertigt sind, hat der Lizenzvermerk durch Verwendung des Symbols ® und einer Fußnote zu erfolgen, in der erläutert wird, dass die Lizenzmarken eingetragene Marken des Lizenzgebers sind. 

4. Etwaige Änderungen der vorgeschriebenen Form oder der Zusätze werden dem Lizenznehmer von dem Lizenzgeber schriftlich mitgeteilt und sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb der vom Lizenzgeber gesetzten Frist durchzuführen. Nach Ablauf der vom Lizenzgeber gesetzten Frist darf der Lizenznehmer die Vertragsmarke nur mit schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers in einer nichtaktualisierten Form oder mit nichtaktualisierten Zusätzen nutzen. 

Qualität

Qualitätsanforderungen stellen einen wichtigen Bestandteil eines Markenlizenzvertrages dar. Durch diese Regelungen kann eine möglichst gleichbleibende Qualität von Waren oder Dienstleistungen sichergestellt werden, die mit einer bestimmten Marke versehen sind.

Regelungen zur Qualität der lizenzierten Vertragsprodukte sind vor allem aus den folgenden Gründen wichtig: 

Qualitätsmängel stellen zunächst eine Gefahr für die Wertschätzung der jeweiligen Marke insgesamt dar, also ggf. auch weit über die lizenzierten Vertragsprodukte hinaus. 

Außerdem könnte der Lizenzgeber als „Hersteller“ eines mit seinem Kennzeichen versehenen, qualitativ mangelhaften Produktes angesehen und somit zur Produkthaftung herangezogen werden. Nach § 4 Abs. 1 ProdHaftG ist nämlich Hersteller im Sinne dieses Gesetzes, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat. Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller ausgibt.

Beachte: für Waren von nicht vertragsgemäßer Qualität tritt keine Erschöpfung i.S.d. Markenrechts ein. Der Lizenzgeber kann mithin gegen alle Vertreiber und Vertragspartner von Waren des Lizenznehmers, die die Vertragsmarke führen, aber dem vorgegebenen Standard nicht entsprechen, mit markenrechtlichen Ansprüchen vorgehen.^[9]

Qualitätsvorgaben können insbesondere für folgende Bereiche geregelt werden: 

• Herstellungsprozesse 
• Verwendung bestimmter Rohstoffe
• Einhaltung bestimmter Standards, z.B. DIN, ISO etc.
• Art und Weise des Vertriebes^[10]

Bei der Regelung von Qualitätsvorgaben sollte auch deren Überwachung und Kontrolle nicht vergessen werden. Es können insoweit z.B. Regelungen vereinbart werden, wonach der Lizenzgeber berechtigt ist, zum Zwecke der Qualitätskontrolle vom Lizenznehmer Muster der unter Benutzung der Vertragsmarke hergestellten Vertragsprodukte zu verlangen.

Auch Besichtigungsrechte können vereinbart werden. Der Lizenzgeber wäre demnach z.B. berechtigt, zum Zwecke der Qualitätskontrolle die Herstellungsbetriebe des Lizenznehmers selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten, damit der Lizenzgeber die Vertragsprodukte und die bei ihrer Herstellung verwendeten Verfahren, Methoden, Maschinen, Geräte und Zutaten inspizieren kann.

Beispiel:

§ 7 Qualität 

Der Lizenznehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm unter Benutzung der Lizenzmarken hergestellten Vertragsprodukte von einheitlicher und gleichbleibender Qualität sind und der für das jeweilige Produkt zugehörigen Qualitäts- bzw. Preisklasse angehören. 

Buchführung

Eine Verpflichtung zur spezifischen Buchführung ist notwendig, damit der Lizenzgeber überprüfen kann, ob die vom Lizenznehmer mitgeteilten Umsätze auch den tatsächlich getätigten Erfolgen entsprechen. Ohne eine entsprechende Regelung wäre im Einzelfall nicht sichergestellt, dass der Lizenzgeber überhaupt buchführungspflichtig ist oder dass im Rahmen ggf. bestehender (steuerrechtlicher) Buchführungspflichten auch ausreichend genaue Aufzeichnungen mit Bezug auf den Lizenzgegenstand erfolgen.

Sofern Lizenzgeber und Lizenznehmer im Wettbewerb zueinander stehen oder der Lizenznehmer aus sonstigen Gründen seiner Abnehmer nicht offen legen möchte, können die entsprechenden Einsichtsrechte durch einen zur Verschwiegenheit gegenüber dem Lizenzgeber verpflichteten Wirtschaftsprüfer wahrgenommen werden. Die Kosten hierfür können, je nachdem wie Abweichungen festgestellt werden, sodann dem Lizenzgeber oder dem Lizenznehmer auferlegt werden.

Beispiel:

§ 8 Buchführungspflicht

1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, über die mit den Vertragsprodukten erzielten Umsätze in seiner Hauptniederlassung gesonderte Bücher zu führen. Die Bücher müssen die hergestellten und verkauften Vertragsprodukte nach Stückzahlen, Abnehmern, Lieferpreisen und Rechnungs- und Lieferdaten nachweisen und im Übrigen den buchhalterischen Regeln nach § 238 Abs. 1 S. 2, 3 HGB genügen. Sämtliche Rechnungen über die Vertragsprodukte, die der Lizenznehmer seinen Kunden stellt, sind in Kopie gesondert aufzubewahren.

2. Der Lizenzgeber hat das Recht, einmal im Kalenderjahr die Bücher zu den nachstehend für die Prüfung der Einzelabrechnungen geltenden Bedingungen zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Darüber hinaus hat der Lizenzgeber das Recht, die in Abs. 1 bezeichneten Unterlagen nach vorheriger Ankündigung bei dem Lizenznehmer während der üblichen Geschäftszeiten einzusehen und auf eigene Kosten Kopien anzufertigen.

3. Unbeschadet steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen hat der Lizenznehmer die nach diesen Vorschriften zu führenden Bücher mindestens zehn Jahre über das Ende des Lizenzvertrages hinaus aufzubewahren.

Abrechnung, Fälligkeit

Ebenfalls wichtig sind Regelungen zu Abrechnung und Fälligkeit, welche die mit dem Vertrag verbundenen Zahlungsströme definieren und damit festlegen, wann und wie Geld fließt.

Beispiel:

§ 9 Abrechnung, Fälligkeit

1. Die Abrechnung der Lizenzgebühren durch den Lizenznehmer erfolgt jeweils zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember (nachfolgend jeweils „Abrechnungsstichtag“) auf der Grundlage der Nettoverkaufserlöse mit den Vertragsprodukten im jeweils vorausgegangenen Kalendervierteljahr (nachfolgend jeweils „Abrechnungszeitraum“). Der Lizenznehmer wird dazu jeweils spätestens am 15. April, 15. Juli, 15. Oktober und 15. Januar (nachfolgend jeweils „Abrechnungstag“), bzw. am jeweils darauffolgenden Werktag, wenn es sich beim Abrechnungstag um einen Samstag, Sonntag oder Feiertag handelt, für den jeweils vorangegangenen Abrechnungszeitraum geordnete und vollständige Aufstellungen übermitteln, aus denen sich

1. 1. die Art der verkauften Vertragsprodukte nach der Bezeichnung in der jeweils gültigen Preisliste des Lizenznehmers,
   2. die Menge der verkauften Vertragsprodukte nach Stückzahlen und
   3. die mit den verkauften Vertragsprodukten erzielten Nettoumsätze

ergeben. Der Lizenznehmer hat auch dann eine Aufstellung zu übermitteln, wenn im jeweiligen Abrechnungszeitraum keine Umsätze erzielt wurden. 

2. Der Lizenzgeber hat das Recht, die übermittelten Aufstellungen auf eigene Kosten durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüfen zu lassen, um die Richtigkeit der Abrechnungen zu kontrollieren. Falls die Überprüfung der Aufstellungen eine Abweichung zum Nachteil des Lizenzgebers in Höhe von mehr als 3 % (drei Prozentpunkte) der für den jeweiligen Abrechnungszeitraum geschuldeten Lizenzgebühr beträgt, hat der Lizenznehmer die Kosten der Überprüfung zu zahlen.

3. Die Entgegennahme der Aufstellungen durch den Lizenzgeber bedeutet keine Anerkennung der Richtigkeit und keinen Verzicht auf eine Prüfung und Beanstandung zu einem späteren Zeitpunkt. Falls der Lizenzgeber jedoch einen Fehler in der Abrechnung feststellt oder vermutet, hat er den Lizenznehmer darauf innerhalb von 2 zwei Wochen nach Übermittlung der Aufstellung aufmerksam zu machen und ihm die Gelegenheit zu geben, die Aufstellung innerhalb von weiteren zwei Wochen nochmals zu überprüfen und ggf. zu berichtigen. Spätere Einwendungen sind nicht ausgeschlossen, selbst wenn sie aufgrund der Abrechnung erkennbar waren.

4. Die Lizenzgebühren sind mit Übermittlung der Aufstellungen fällig auf das jeweils vom Lizenzgeber angegebene Konto zu überweisen. 

Steuern

Bei rein nationalen Markenverträgen ist eine explizite Regelung über Steuern nicht zwingend erforderlich. Ggf. kann ein klarstellender Hinweis zur (Nicht-) Einbeziehung der Umsatzsteuer bei der Vereinbarung der Lizenzgebühr erfolgen.

Beispiel:

§ 10 Steuern

Auf die Lizenzgebühren anfallende Umsatzsteuer ist vom Lizenznehmer zusätzlich zu den Lizenzgebühren zu bezahlen.

Besondere Rechte und Pflichten

Gewährleistung Lizenzgeber, Haftungsausschluss

Gewährleistungs- und Haftungsregelungen können grundsätzlich beliebig ausgestaltet werden. Der Lizenzgeber ist dabei üblicherweise bestrebt, möglichst keine vertraglichen Verpflichtungen zu übernehmen und die Haftung ggf. auch vollständig auszuschließen. Eine Grenze bildet dabei jedoch das Leitbild des jeweiligen Vertrages und die AGB-Kontrolle. Eine Rechtsmängelhaftung wird in AGB wirksam kaum auszuschließen sein.

Soweit die Haftung nicht ausdrücklich (und wirksam) ausgeschlossen wird, greift die gesetzliche Rechtsmängelhaftung des Lizenzgebers ein. Insoweit kommt es darauf an wie der Lizenzvertrag rechtlich eingestuft wird. Als Dauerschuldverhältnis mit Überlassung von Rechten auf Zeit, bietet es sich an, die Regeln der Rechtspacht und somit §§ 581 Abs. 2, 536 ff. BGB anzuwenden^[11].

Beispiel:

§ 11 Gewährleistung Lizenzgebers, Haftungsausschluss 

1. Der Lizenzgeber gewährleistet, dass 

• • der Rechtsstand des Lizenzgebers an den Lizenzmarken den Angaben in § 1 dieses Vertrages entspricht und 
  • die Lizenzmarken von ihm rechtserhaltend benutzt wurden. 

2. Sofern mit dem Lizenzgeber im Sinne des Aktienrechts verbundenen Unternehmen Rechte an den Lizenzmarken zustehen, versichert der Lizenzgeber, zugunsten des Lizenznehmers zur Einräumung der Lizenz berechtigt zu sein, und verpflichtet sich, dem Lizenznehmer die für die Ausübung der vorstehend eingeräumten Lizenz erforderlichen Rechte zu verschaffen. 

3. Dem Lizenzgeber sind keine Rechte Dritter bekannt, welche der Benutzung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer im Umfang der eingeräumten Lizenz entgegenstehen. Eine Gewährleistung für das Nichtbestehen solcher Rechte ist aber ausdrücklich ausgeschlossen. 

4. Über das Vorstehende hinaus übernimmt der Lizenzgeber keine Gewährleistung. 

Unterlizenz

Die Möglichkeit der Erteilung von Unterlizenzen kann von den Vertragsparteien individuell vereinbart werden. Der Lizenznehmer kann hierzu umfassend oder in einem näher zu definierendem Umfang berechtigt sein. Es kann dem Lizenznehmer aber auch untersagt werden, Unterlizenzen zu erteilen.

Wenn keine Regelung über Unterlizenzen getroffen wird, gilt Folgendes:

In der bisherigen Rechtsprechung zu § 15 PatG ist in Zweifelsfällen jedenfalls bei einer einfachen Lizenzform von einer Unübertragbarkeit auszugehen.^[12]

Bei einer ausschließlichen Lizenz wird aber jedenfalls in der Literatur davon ausgegangen, dass sowohl die Übertragung an Dritte als auch die Erteilung von Unterlizenzen im Zweifel zulässig ist. Das Recht zur Vergabe weiterer Lizenzen soll aber nur beschränkt sein auf den Umfang der Hauptlizenz; weitergehende Rechteeinräumungen sind gegenüber dem Lizenzgeber wie auch gegenüber einem Dritten unwirksam.

In mehreren Entscheidungen zum Urheberrecht^[13] hat der BGH außerdem angenommen, dass die Unterlizenz nach ihrer Abspaltung von der Hauptlizenz von dem Bestand der letzteren unabhängig ist. Derzeit ist allerdings noch nicht klar, ob dieser spezielle Fall auch auf das Markenrecht übertragbar ist.^[14]

Angesichts der vorgenannten Situation empfiehlt es sich, jeweils explizit zu regeln, ob eine Lizenz übertragbar und/oder unterlizenzierbar sein soll oder nicht.

Soweit der Lizenznehmer berechtigt ist, Unterlizenzen zu erteilen, sind weitergehende Regelungen im Zusammenhang mit der Unterlizenzierung im Vertrag zur Hauptlizenz zu treffen. Diese beziehen sich neben Vergütungs- und Informationspflichten auch auf den Inhalt der möglichen Unterlizenzen.

Es empfiehlt sich insoweit, den Lizenznehmer zu verpflichten, als Unterlizenzgeber dem Unterlizenznehmer die Rechte zur Benutzung der Lizenzmarken nur zu solchen Bedingungen einzuräumen, die den Bedingungen dieses Lizenzvertrages entsprechen. Der Unterlizenznehmer hat sich seinerseits zu verpflichten, durch die Bedingungen dieses Vertrages entsprechend gebunden zu sein.

Im Falle der Erteilung einer Unterlizenz sollte der Lizenznehmer auch verpflichtet werden, dem Lizenzgeber unverzüglich nach Vertragsschluss eine Kopie des Unterlizenzvertrages zu überlassen.

Schließlich sind Regelungen zu vereinbaren, wie mit den regelmäßig zu erwartenden Einnahmen aus dem Unterlizenzvertrag zu verfahren ist. Insbesondere etwaige Beteiligungen des (Haupt-) Lizenzgebers sollten geregelt oder auch explizit ausgeschlossen werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Häufig wird eine hälftige Teilung der Einnahmen aus dem Unterlizenzvertrag zwischen (Haupt-) Lizenzgeber und (Haupt-) Lizenznehmer vereinbart.^[15]

Beispiel:

§ 12 Unterlizenz 

1. Der Lizenznehmer ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers Unterlizenzen an Dritte zu erteilen. 

2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, als Unterlizenzgeber dem Unterlizenznehmer die Rechte zur Benutzung der Lizenzmarken nur zu solchen Bedingungen einzuräumen, die den Bedingungen dieses Markenlizenzvertrages entsprechen. Der Unterlizenznehmer hat sich seinerseits zu verpflichten, durch die Bedingungen die-ses Markenlizenzvertrages entsprechend gebunden zu sein. 

3. Der Lizenznehmer bleibt zur Zahlung der Lizenzgebühren nach diesem Vertrag verpflichtet. Der Lizenznehmer schuldet dem Lizenzgeber die nach diesem Vertrag zu zahlende Lizenzgebühr auf Basis der vom Lizenznehmer und Unterlizenznehmern erzielten Nettoverkaufserlöse. Der Lizenznehmer wird in den nach diesem Vertrag zu erteilenden Abrechnungen die Angaben für den Unterlizenznehmer gesondert ausweisen. 

4. Im Falle der Erteilung einer Unterlizenz ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem Lizenzgeber unverzüglich nach Vertragsschluss eine Kopie des Unterlizenzvertrages zu überlassen. 

5. Der Lizenznehmer als Unterlizenzgeber ist nicht berechtigt, bei Verstößen des Unterlizenznehmers gegen Bestimmungen des Unterlizenzvertrages die Rechte aus den Lizenzmarken geltend zu machen, es sei denn, der Lizenzgeber hat hierzu seine vorherige schriftliche Zustimmung erteilt. Das Recht des Lizenznehmers als Unterlizenzgeber, gegen den Unterlizenznehmer wegen der schuldrechtlichen Verletzung des Unterlizenzvertrages vorzugehen, bleibt unberührt. 

Externe Rechtsstreitigkeiten

Mit Blick auf etwaige Rechtsstreitigkeiten ist im Markenlizenzvertrag festzulegen, welche Vertragspartei in welchem Umfang diese Rechtsstreitigkeiten führt. Ferner sollten entsprechende Informationspflichten der Vertragsparteien untereinander geregelt werden.

Folgende Konstellationen an Rechtsstreitigkeiten können unterschieden werden:

• Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte
• Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken
• Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken
• Widersprüche, Löschungsanträge und Löschungsklagen

Überwiegend, nicht aber zwingend oder ausschließlich wird sich der Lizenzgeber die jeweiligen Angriffs- und Verteidigungsrechte vorbehalten wollen.

Beispiele:

§ 13 Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte

1. Der Lizenzgeber und der Lizenznehmer werden sich gegenseitig von sämtlichen Verletzungen der Lizenzmarken unverzüglich unterrichten. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber in geeigneter Weise bei der Verteidigung der Lizenzmarken zu unterstützen, wenn dies im Einzelfall sachgerecht ist.

2. Das gerichtliche und außergerichtliche Vorgehen gegen Verletzer ist dem Lizenzgeber vorbehalten. Falls der Lizenzgeber nicht bereit oder interessiert ist, gegen einen Verletzer vorzugehen, ist der Lizenznehmer berechtigt, aber nicht verpflichtet, Ansprüche wegen Verletzung der Lizenzmarken vorbehaltlich der Zustimmung des Lizenzgebers im eigenen Namen geltend zu machen. Der Lizenzgeber darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer auf Verlangen eine schriftliche Ermächtigung zu erteilen, falls dieser nach diesem Vertrag zur Geltendmachung der Rechte aus den Lizenzmarken im eigenen Namen berechtigt ist.

§ 14 Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken

Die Verteidigung gegen Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken (Löschungsanträge, Löschungsklagen) ist ausschließlich dem Lizenzgeber vorbehalten.

§ 15 Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken

Sofern Dritte gegen den Lizenzgeber oder den Lizenznehmer mit der Behauptung vorgehen, die Benutzung der Lizenzmarken verletze Rechte des Dritten aus einem älteren Kennzeichen, werden sich die Parteien gegenseitig unterrichten. Die Parteien sind verpflichtet, sich gegenseitig in geeigneter Weise bei der Verteidigung gegen Verletzungsansprüche zu unterstützen, wenn dies im Einzelfall sachgerecht ist. Falls erforderlich stimmt der Lizenzgeber zu Verteidigungszwecken der Geltendmachung seiner Rechte aus den Lizenzmarken durch den Lizenznehmer zu, sofern dies nicht bereits vorab geschehen ist.

§ 16 Widersprüche, Löschungsanträge und Löschungsklagen

Zur Erhebung von Widersprüchen gegen die Anmeldung oder Eintragung von Marken mit jüngerem Zeitrang ist ausschließlich der Lizenzgeber berechtigt. Gleiches gilt für Löschungsanträge und Löschungsklagen gegen die Eintragung von Marken Dritter. Löschungsklagen gegen die Eintragung von Marken Dritter wegen älterer Rechte kann mit Zustimmung des Lizenzgebers auch der Lizenznehmer vornehmen.

Nach § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung der lizenzierten Marke nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben kann. Ohne Zustimmung des Lizenzgebers kann der Lizenznehmer keine Verletzungsklage erheben^[16] und ist ferner nicht berechtigt, eigene Ansprüche geltend zu machen. Der Lizenznehmer tritt vielmehr als Prozessstandschafter des Lizenzgebers auf.

Bis zur BGH-Entscheidung „Windsor Estate“^[17] wurde bei der Formulierung von Schadensersatzansprüchen nicht differenziert zwischen Klaganträgen des Markeninhabers, des Prozessstandschafters oder des Marken-Lizenznehmers, weil in der Rechtsprechung die Auffassung bestand, dass auch der Lizenznehmer einen eigenen Schadensersatzanspruch haben kann. In der vorgenannten Entscheidung hat der BGH jedoch klargestellt, dass Ansprüche wegen Verletzung einer Marke nur noch dem Markeninhaber zustehen können^[18]. Der Lizenznehmer hat damit keine eigenen Verletzungsansprüche.^[19]

Dies hat Auswirkungen auf die Formulierung des Klagantrages:

In „Windsor Estate“ hat der BGH ausgeführt, dass der Lizenznehmer seine entsprechenden Schäden über die Grundsätze der Drittschadensliquidation vom Verletzter verlangen kann. Inhaber des Schadenersatzanspruchs bleibt aber der Markeninhaber. Der Lizenznehmer muss mithin seinen Klagantrag auf Ersatz des dem Markeninhaber entstandenen Schadens richten. In der Klagbegründung muss sodann ebenfalls deutlich werden, in welchem Umfang hier ein Schaden geltend gemacht wird. 

An der Entscheidung hat es deutliche Kritik gegeben^[20], welcher die Rechtsprechung allerdings nicht folgt. Die Gerichte erkennen aber immerhin an, dass der Lizenznehmer bei einer entsprechenden Zustimmung des Lizenzgebers auf Leistung an den Lizenznehmer mit befreiender Wirkung für den Lizenzgeber klagen kann.

Ein Klagantrag in einem vom Lizenznehmer angestrengten Verfahren könnte mithin lauten:

„Es wird festgestellt, dass die Beklagte zum Ersatz jeglichen Schadens verpflichtet ist, der der [Markeninhaberin] durch die in den vorstehenden Ziffern 1, 2 und 3 bezeichneten Handlungen bereits entstanden ist oder noch entstehen wird.“

Im Übrigen hat der Lizenznehmer gem. § 30 Abs. 4 MarkenG die Möglichkeit, einem Aktiv-Prozess des Markeninhabers beizutreten^[21].

In Passivprozessen gelten hingegen die allgemeinen Regelungen. Der Lizenznehmer kann mithin als Verletzer eines Kennzeichenrechts in Anspruch genommen werden. Gegen entsprechende Ansprüche kann sich der Lizenznehmer aber auf die lizenzierte Marke des Lizenzgebers berufen und insbesondere auch den Einwand des prioritätsälteren Rechts eines Dritten erheben.

Schlussbestimmungen

Als Schlussbestimmungen können die üblichen Vertragsbestandteile wie Vollständigkeitserklärung, Regelung des anzuwendenden Rechts, ggf. eine Gerichtsstandsvereinbarung und eine salvatorische Klausel aufgenommen werden.

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^[9] So ausdrücklich EuGH, 23.04.2009, C-59/08, GRUR 2009, 593 – Copad, Rn. 38 ff.

^[10] Vgl. EuGH, 23.04.2009, C-59/08, GRUR 2009, 593 – Copad,

^[11] Vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010 *, Rn. 60f. zu § 30.

^[12] So z.B. BGH, 23.04.1974, X ZR 4/71, GRUR 1974, 463 – Anlagengeschäft.

^[13] Vgl. BGH, 26.03.2009, 153/06, GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv; BGH, 19.07.2012, I ZR 70/10, GRUR 2012, 916 – M2Trade;  BGH, 19. 07.2012, I ZR 24/11, GRUR 2012, 914 – Take Five.

^[14] Vgl. Adolphsen / Tabrizri, GRUR 2011, 384 ff.

^[15] Vgl. Haase, Haase, Geistiges Eigentum, 2012 *, Rn. 2.156.

^[16] Vgl. BGH, GRUR 1999, 161, 163 – MacDog.

^[17] Vgl. BGH, 19.07.2007, I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 – Windsor Estate.

^[18] Vgl. BGH, 19.07.2007, I ZR 93/04, GRUR 2007, 877, Rn. 32 – Windsor Estate

^[19] Vgl. auch für die Gemeinschafts- / Unionsmarke: BGH, 18.10.2007, I ZR 24/05, GRUR 2008, 614, Rn. 14 – Acerbon sowie BGH, 13.09.2007, I ZR 33/05, GRUR 2008, 254, Rn. 46 – The Home Store. 

^[20] Vgl. etwa Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010 *, § 30 Rn. 98.

^[21] Vgl. bei eigenen Rechten des Lizenznehmers den Vorrang der Rechte des Lizenzgebers in BGH GRUR 2013, 1150.

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